특허 출원은 기술 혁신의 결실을 법적으로 보호받기 위한 핵심 절차입니다. 그러나 심사 과정에서 특허청 심사관으로부터 '거절결정'을 통지받는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 출원된 발명이 특허법상 요구되는 등록 요건을 충족하지 못한다고 판단된 결과입니다. 하지만 이러한 거절결정이 특허 획득 절차의 종착역을 의미하는 것은 아닙니다. 출원인은 심사관의 결정에 불복하여 특허심판원에 그 당부를 다시 판단해 줄 것을 요청할 수 있으며, 이 절차가 바로 '특허 거절결정불복심판'입니다.
*2022년 4월 20일부터 시행된 개정 특허법은 거절결정 등본 송달일로부터 심판 청구 또는 재심사 청구가 가능한 기간을 기존 30일에서 3개월로 연장했습니다.
1. 특허 거절결정의 법적 성격
특허 거절결정은 특허청 심사관이 특허법 제62조에 근거하여, 출원된 발명이 제29조(신규성, 진보성 등), 제36조(선출원주의), 제42조(명세서 기재요건) 등 특허 요건 중 어느 하나 이상을 만족하지 못한다고 판단하여 내리는 행정처분입니다. 거절결정 통지서에는 거절의 근거가 된 법 조항과 구체적인 이유가 명시되어야 합니다.
2. 특허 거절결정불복심판의 의의 및 목적
특허 거절결정불복심판(특허법 제132조의17)은 심사관의 거절결정에 대한 불복 수단으로서, 특허청 내 독립된 합의제 심판기관인 특허심판원에서 해당 결정의 위법·부당 여부를 심리·판단하는 절차입니다. 이는 다음과 같은 중요한 의의를 지닙니다.
권리 구제: 심사 단계에서의 판단 오류 가능성을 인정하고, 출원인에게 재심리 기회를 부여하여 부당하게 권리 획득이 좌절되는 것을 방지합니다.
심사 품질 제고: 심판 절차를 통해 심사 결정의 적정성을 사후적으로 검토함으로써, 특허 심사의 일관성과 객관성을 높이는 데 기여합니다.
발명의 재평가: 심판 과정에서 출원인은 의견서 제출 및 명세서 보정 등을 통해 심사 단계에서 미처 주장하지 못했거나 간과되었던 발명의 기술적 특징과 효과를 보다 명확히 하고, 선행기술과의 차별성을 효과적으로 부각시킬 수 있습니다.
3. 2022년 개정 특허법
개정 전 30일의 대응 기간은, 특히 거절 이유가 복잡하거나 해외 출원인이 관여된 경우, 심도 있는 법리 검토, 기술 분석, 보정안 마련, 전문가(변리사)와의 상담 등에 물리적으로 매우 촉박하다는 지적이 제기되어 왔습니다.
개정법에 따라 거절결정 등본 송달일로부터 3개월로 기간이 연장됨으로써, 출원인은 다음과 같은 실질적인 이점을 확보하게 되었습니다.
충분한 검토 시간 확보: 거절 이유의 타당성을 면밀히 분석하고, 관련 판례 및 심결례를 검토하며, 최적의 대응 논리를 개발할 시간을 확보할 수 있습니다.
전략적 보정 기회 증대: 발명의 권리범위를 실질적으로 축소하지 않으면서도 거절 이유를 효과적으로 극복할 수 있는 최적의 보정 방안을 모색하고, 필요한 경우 실험 데이터 등을 보완할 여유를 가질 수 있습니다.
전문가 조력 활용 강화: 변리사 등 전문가와 충분한 시간을 갖고 상담하며, 심판 전략 수립 및 관련 서류 작성에 있어 보다 높은 수준의 조력을 받을 수 있습니다.
국제 출원 편의 증진: 국내 대리인 선임, 번역, 본국과의 의사소통 등에 소요되는 시간을 고려할 때, 외국 출원인의 절차 진행 편의성이 크게 향상되었습니다.
4. 거절결정 후 절차적 선택
출원인은 거절결정 등본 송달일로부터 3개월 내에 다음 두 가지 절차 중 하나를 선택하여 진행할 수 있습니다.
(선택지 1) 재심사 청구 (특허법 제67조의2)
절차 개요: 거절결정의 이유를 해소하기 위해 명세서 또는 도면을 보정하면서, 해당 보정안을 토대로 원 심사관에게 다시 심사를 요청하는 제도입니다.
제출 서류:
보정서: 거절 이유를 극복하기 위해 수정된 명세서 및/또는 도면
의견서 (선택 사항): 보정을 통해 어떻게 거절 이유가 해소되었는지 설명
재심사청구서: 정해진 양식에 따라 작성
적합한 경우:
심사관이 지적한 거절 이유가 명확하고, 보정을 통해 충분히 극복 가능하다고 판단될 때
비교적 간단한 흠결을 수정하여 신속하게 재심사를 받고자 할 때
장점: 심판 절차에 비해 비교적 신속하게 진행될 수 있으며, 익숙한 심사관에게 재검토를 받을 수 있습니다.
단점: 보정 없이는 청구할 수 없으며, 재심사 결과 다시 거절결정이 나올 경우 심판 청구 절차를 또 거쳐야 합니다.
후속 절차: 재심사 결과 특허결정이 나면 등록 절차를 진행합니다. 만약 재심사 청구가 기각되거나 다시 거절결정이 나오면, 그 결정 등본 송달일로부터 다시 3개월 내에 특허 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.
(선택지 2) 특허 거절결정불복심판 청구 (특허법 제132조의17)
절차 개요: 심사관의 거절결정 자체가 위법하거나 부당하다고 판단될 때, 특허심판원에 그 결정의 취소를 구하는 절차입니다. 심판 청구 시에도 명세서 또는 도면의 보정이 가능합니다.
제출 서류:
심판청구서: 정해진 양식에 따라 청구 이유(심사관 결정의 문제점 등)를 상세히 기재
[선택 사항] 보정서: 심판 단계에서 거절 이유를 해소하기 위한 명세서/도면 수정
[선택 사항] 심판이유보충서/의견서: 청구 이유를 뒷받침하는 상세한 주장 및 증거자료
적합한 경우:
심사관의 법리 해석이나 사실관계 판단에 근본적인 오류가 있다고 생각될 때
보정만으로는 거절 이유 극복이 어렵거나, 보정을 원하지 않을 때
선행기술 해석 등 복잡한 쟁점에 대해 상급 기관(심판관 합의체)의 판단을 받고자 할 때
장점: 심사관과 다른 시각을 가진 3인 또는 5인의 심판관 합의체로부터 새로운 판단을 받을 수 있으며, 심사 단계의 오류를 바로잡을 기회가 됩니다.
단점: 재심사 청구에 비해 일반적으로 심리 기간이 길고 절차가 복잡할 수 있습니다.
심리 과정: 서면 심리를 원칙으로 하되, 필요한 경우 구술 심리가 열릴 수 있습니다. 출원인(또는 대리인)은 의견서 제출, 보정 등을 통해 적극적으로 주장을 개진할 수 있습니다.
후속 절차: 심판 결과(심결) 거절결정이 취소되면(인용 심결), 사건은 다시 심사 절차로 돌아가거나(파기환송) 특허결정이 내려질 수 있습니다. 심판 청구가 기각되면(기각 심결), 이에 불복하여 특허법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
어떤 절차를 선택할지는 거절 이유의 성격, 보정의 필요성 및 범위, 예상되는 심리 기간 및 비용 등을 종합적으로 고려하여 전략적으로 결정해야 합니다.
결론
특허 거절결정은 출원인에게 실망스러운 결과일 수 있으나, 이는 최종적인 권리 포기를 의미하지 않습니다. 개정 특허법에 따라 확보된 3개월의 대응 기간은 출원인이 심사관의 결정에 대해 심도 있게 재검토하고, 전문가의 조력을 받아 체계적으로 대응할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.
특허 거절결정불복심판 및 재심사 청구 제도는 단순한 불복 절차를 넘어, 발명의 진정한 가치를 재조명하고 정당한 권리를 확보하기 위한 필수적인 법적 장치입니다. 출원인은 이 제도의 취지와 절차를 정확히 이해하고, 주어진 시간을 최대한 활용하여 전략적으로 대응함으로써 소중한 기술 자산을 효과적으로 보호해야 할 것입니다. 거절 이유에 대한 면밀한 분석과 적절한 대응 전략 수립이 특허 획득의 성패를 가르는 중요한 분수령이 될 수 있음을 명심해야 합니다.
