第2025he10405号案件,即所谓的“010PAY”案件的专利法院判决,解决了在移动应用程序上显示的商标何时作为“移动应用程序”商品的来源指示,以及何时作为通过该应用程序提供的“服务”的来源指示的问题。在当今应用程序驱动的业务司空见惯的环境中,该案件为设计第9类软件商标与第35、36、42等类别服务商标之间的界限提供了实用标准。

本案的核心问题很简单:如果在应用程序屏幕或应用程序名称上显示标记,是否可以立即认为它已在“移动应用程序”产品上使用?专利法院并未如此简单地看待。法院考虑了应用程序的功能、使用结构、收入模式、应用程序内支付的使用以及应用程序市场的支付政策,以确定该标记是作为通过应用程序提供的服务的来源指示,而不是作为应用程序本身的来源指示。
原告是第9类可下载计算机程序和移动电话计算机应用程序软件等商品的注册商标所有者。另一方面,被告持有第36类移动支付服务、电子金融交易和移动支付中介服务等服务的注册商标。
被告运营着一款名为“010PAY”的移动应用程序,并在该应用程序上显示了相关标记。原告提起确认权利范围的积极诉讼,主张被告使用该标记属于其在第9类中关于移动应用程序的商标权范围。
知识产权审判和上诉委员会(IPTAB)承认该标记显示在应用程序上,但裁定它指示的是通过应用程序提供的服务的来源,而不是原告指定的“移动应用程序”产品。因此,IPTAB认为确认该标记在法律上没有利益,因为商标的实际使用与原告指定的商品不同。专利法院维持了这一结论,驳回了原告的诉讼请求。
专利法院承认,在某些情况下,无形的移动应用程序可以被视为商标法下的商品。如果应用程序本身被作为交易对象提供,并且用户主要为了其自身使用或享受而获取和使用它,那么移动应用程序可以成为独立的交易对象。
然而,在本案中,法院强调的是“交易的实质”而不是“形式”。商标的来源指示功能并非仅由标记在应用程序图标、屏幕或名称上的外观决定。至关重要的是交易的对象是什么,直接与对价的支付相关联,以及消费者认为该标记指示的是什么来源。
因此,即使商标显示在移动应用程序上,如果该应用程序仅作为提供其他商品或服务的工具或媒介,而不是作为本身被消费的产品,消费者可能会认为该标记指示的是通过应用程序提供的服务的来源或这些服务的提供者,而不是应用程序本身。
本案中的应用程序结构旨在实现移动礼券的购买、支付处理以及积分的累积和使用。用户通过该应用程序购买移动礼券或使用支付相关服务,并且其效用超出了应用程序本身,延伸到线下商店的兑换/购买或外部合作商户的支付。
换言之,用户安装和运行该应用程序的原因不是为了消费软件本身,而是为了通过该应用程序执行外部交易。基于这种使用模式,法院认为交易的实质对象不是应用程序本身,而是通过应用程序获取和使用的外部商品或服务。
专利法院认为收入结构是一个重要的决定因素。标记是否作为特定对象的来源指示,与消费者认为具有经济价值的交易单位是什么有关。
在本案中,被告的经济利益并非直接来自应用程序的安装或简单使用。收入(如佣金)是通过实际建立和执行外部交易产生的,例如移动礼券的销售。在这种结构下,消费者很可能认为交易对象是通过应用程序交易的外部商品或服务,而不是应用程序本身。
本案中的另一个值得注意的因素是应用程序内支付系统的使用。法院甚至审查了谷歌和苹果的支付政策。通常,应用程序内支付系统可能与数字内容或其效用在应用程序内完成的服务交易相关。相反,对于在应用程序外消耗或履行的商品或服务交易,应用程序内支付系统通常不适用。
在此应用程序中,交易是通过外部支付方式进行的,而不是通过应用程序市场运营商提供的应用程序内支付系统进行的。法院认为这表明该应用程序被视为一个用于连接和支持外部交易的功能工具,而不是交易对象本身或其内部内容。
本案超出了简单的商标侵权评估,涉及权利范围确认诉讼中的法律利益问题。原告指定的商标使用商品为“移动应用程序”。然而,由于法院认为实际使用是通过应用程序提供的服务,而不是移动应用程序本身,因此出现了原告指定的用途与被告的实际使用模式不符的问题。
在确认权利范围的积极诉讼中,相关标记与实际使用的标记的同一性,以及指定商品/服务的适当性至关重要。如果实际使用主体是服务,但被指定为移动应用程序产品,则诉讼请求可能无法达到解决争议的目的。这就是为什么本案的诉讼请求被认为缺乏法律利益的原因。
010PAY案件表明,对于应用程序驱动的业务,在设计商标时仅依靠第9类“应用程序”可能不足够。虽然应用程序是业务面向公众的界面,但商标法下的实际保护对象可能是应用程序本身或通过应用程序提供的服务。
寻求将其应用程序名称作为商标保护的公司,不应仅仅基于应用程序图标或应用程序商店的显示而在第9类应用程序商品中进行申请。如果实际的商业模式是以服务为中心,包括支付、积分、优惠券、礼券、平台中介、金融、预订、配送、教育或内容提供,则必须考虑并一并申请相关的服务类别。
相反,在处理他方使用应用程序商标时,必须首先区分该标记是在应用程序产品上使用,还是在通过应用程序提供的服务上使用。仅凭应用程序屏幕截图可能不足够。有必要考虑使用条款、支付结构、应用程序市场注册信息、收入生成方法、用户旅程和实际交易对象。
在移动应用程序商标纠纷中,关键不在于“是否显示在应用程序上”,而在于“消费者认为它指示的是什么来源”。010PAY案件是一项判决,通过应用程序的功能、使用结构、收入结构、支付方式和应用程序市场政策等具体因素来解决这个问题。
Pine IP Firm 建议在应用程序品牌申请阶段审查第9类应用程序商品和实际服务类别,并在权利执行阶段根据实际使用模式准确指定相关商标的商品/服务。在应用程序驱动的业务中,商标权的强度并非仅由注册商标的相似性决定。必须能够证明该商标在何种交易中以及作为何种对象的来源指示而被使用。
010PAY案件清楚地表明,在应用程序商标实践中,不应机械地将“第9类应用程序商品”等同于“通过应用程序提供的服务”。如果应用程序是业务的入口,那么商标策略必须涵盖该入口之外的实际交易结构。