최후거절통지 및 재심사 청구 시 보정 범위

특허 출원 절차에서 최후거절통지를 받거나, 이에 대응하여 재심사를 청구하는 단계는 출원인과 대리인에게 가장 전략적인 판단이 요구되는 구간입니다. 이 단계에서의 보정은 특허법 제47조에 의해 매우 엄격하게 제한되므로, 심사기준에 대한 깊이 있는 이해 없이는 자칫 보정 각하 또는 거절결정이라는 치명적인 결과로 이어질 수 있습니다.

본 칼럼에서는 최후거절통지 및 재심사 청구 시의 보정 범위에 대한 심사기준을 유형별로 심층 분석하고, 실무상 발생할 수 있는 복잡한 케이스에 대한 대응 전략을 제시하고자 합니다. 

1. 최후 및 재심사 보정의 규정

모든 논의에 앞서, 이 단계의 보정을 지배하는 두 가지 대원칙을 명확히 해야 합니다.

1. 신규사항 추가 금지 (제47조제2항): 모든 보정의 전제조건으로, 출원 시의 명세서 또는 도면에 기재된 범위를 벗어나는 새로운 사항을 추가할 수 없습니다. 이는 최후거절통지 대응 보정이나 재심사 청구 시 보정에도 동일하게 적용되는 절대적인 원칙입니다.
2. 한정된 목적의 보정 (제47조제3항): 특히 청구범위에 대한 보정은 다음의 경우로 엄격히 제한됩니다. 이는 소위 ‘감, 잘, 분’으로 요약됩니다.
   
   • 청구범위의 감축 (제47조제3항제1호)
   • 잘못된 기재의 정정 (제47조제3항제2호)
   • 분명하지 아니한 기재의 명확화 (제47조제3항제3호)
   • 보정 전 청구범위로 돌아가거나, 돌아가면서 위 요건(감, 잘, 분)을 만족하는 보정 (제47조제3항제4호)

이러한 엄격한 기준은 심사 절차의 지연을 방지하고 심사관의 중복 심사 부담을 덜기 위한 취지입니다. 이제 이 원칙들이 실제 사례에서 어떻게 적용되는지 구체적으로 살펴보겠습니다.

2. 재심사 청구 시 보정의 주요 유형별 검토

Case 1: 단일 독립항에 구성을 부가 또는 한정하는 경우

가장 일반적인 형태의 보정입니다. 독립항인 청구항 1에 새로운 구성 'a'를 추가하여 'A+a'로 보정하는 경우, 이는 명백히 제47조제3항제1호의 청구범위 감축에 해당합니다. 독립항의 권리범위가 줄어들면 이에 종속되는 모든 종속항의 권리범위 역시 자연스럽게 함께 감축되므로, 청구항 전체가 보정 요건을 만족하는 것으로 인정됩니다. 이는 실무상 이견이 없는 가장 확실한 보정 전략입니다.

Case 2: 복수의 독립항 중 일부 독립항만 감축하는 경우

청구항 1(A)과 청구항 3(C)이 독립항인 상황에서 청구항 1만 'A+a'로 감축하고 청구항 3은 그대로 두는 경우입니다. 결론부터 말하면, 이러한 보정은 허용됩니다.

특허법제47조제3항은 "청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다"고 규정하고 있습니다. 이는 법률 해석상 보정이 이루어진 청구항에 대해서만 감·잘·분 요건을 판단하면 족하고, 보정되지 않은 청구항(청구항 3)에 대해서는 해당 요건을 판단할 필요가 없음을 의미합니다. 이는 특허청 제도과에서도 확인된 유권해석으로, 대리인은 거절이유가 발생한 독립항 그룹에만 집중하여 보정을 진행하는 전략을 취할 수 있습니다.

Case 3: 독립항은 그대로 두고 종속항만 한정하는 경우

독립항인 청구항 1(A)은 그대로 두고, 종속항인 청구항 2를 '청구항 1에 있어서, B+b'와 같이 보정하는 경우입니다. 이 역시 Case 2와 동일한 법리가 적용됩니다. 보정이 이루어지지 않은 청구항 1은 보정 요건 판단 대상이 아니며, 보정이 이루어진 청구항 2가 구성의 부가를 통해 감축되었으므로 제47조제3항제1호의 요건을 충족합니다. 따라서 보정은 적법한 것으로 인정됩니다.

Case 4: 청구항을 신설하는 경우 (원칙적 불인정)

최후거절 및 재심사 단계에서 청구항 신설은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 이는 청구범위의 감축, 정정, 명확화 중 어느 것에도 해당하지 않기 때문입니다. 다만, 심사기준은 '청구항을 항정리하면서 발생하는 불가피한 경우'를 매우 예외적으로 인정하고 있습니다.

특이 케이스에 대한 심사규정 1

• 보정 전:
  
  • 청구항 1. A
  • 청구항 2. 제1항에 있어서, B를 포함하는 것을 특징으로 하는~
• 보정 후:
  
  • 청구항 1. A+a
  • 청구항 2. 제1항에 있어서, B를 포함하는 것을 특징으로 하는~
  • 청구항 3. A+B (신설)

이 경우, 신설된 청구항 3은 보정 전 청구항 2('A+B')의 내용을 독립항 형식으로 재정리한 것으로 보아 일응 타당해 보일 수 있습니다. 그러나 한국 심사실무상 해당 보정은 인정해주지 않고 있습니다.

특이 케이스에 대한 심사규정 2

• 보정 전:
  
  • 청구항 1. A
  • 청구항 2. 제1항에 있어서, B를 포함하는 것을 특징으로 하는~
• 보정 후:
  
  • 청구항 1. A+B
  • 청구항 2. 제1항에 있어서, C를 포함하는 것을 특징으로 하는~

이 경우에도 청구항 2항의 경우 A+B+C 로서 청구항의 감축이라고 해석될 여지가 있으나, 한국 심사실무상 해당 보정은 인정해주지 않고 있습니다.

Case 5: 청구범위는 그대로 두고, 발명의 설명이나 도면만 보정하는 경우

이러한 보정은 허용됩니다. 특허법 제67조의2의 재심사 청구 요건은 '명세서 또는 도면을 보정'하는 것이고, 제47조제3항의 감·잘·분 제한은 '청구범위에 대한 보정'에만 적용되기 때문입니다. 따라서 청구범위를 전혀 수정하지 않고 발명의 설명이나 도면만을 보정하는 것은 제47조제2항의 신규사항 추가 금지 원칙에만 위배되지 않는다면 적법한 보정으로 인정됩니다.

Case 6: 발명의 설명을 기초로 청구항을 신설했으나, 기존 거절이유가 해소되지 않은 경우

매우 복잡하고 전략적 판단이 필요한 사안입니다. 예를 들어, 청구항 1의 진보성 부족을 이유로 거절이유가 통지되자, 출원인이 발명의 설명에만 기재되어 있던 새로운 실시예를 바탕으로 청구항 2를 신설하여 재심사를 청구했으나, 청구항 1의 거절이유는 여전히 해소되지 않은 상황입니다.

• 기존 실무: 보정 자체는 인정하되, 기존 거절이유가 해소되지 않은 청구항 1에 대해 다시 거절결정을 내리면서, 신설된 청구항 2는 등록요건을 별도로 판단하지 않았다는 취지를 참고사항에 기재했습니다.
• 제도과 의견: 이 경우에도 청구항 신설은 '항정리에 따른 불가피한 경우'가 아니므로 원칙적으로 보정각하 대상이라는 입장입니다.

제도과의 의견을 곧이곧대로 따른다면, 출원인은 재심사 청구를 통해 새로운 가능성을 타진해볼 기회 자체를 박탈당할 수 있습니다. 이는 보정각하 제도의 취지와 재심사를 통해 보정된 발명에 대해 심사를 받아보려는 출원인의 이익이 충돌하는 지점입니다.

대리인으로서는 보정각하의 위험을 감수하고 신규한 청구항을 추가할 것인지, 아니면 기존 청구항의 거절이유 해소에만 집중하여 안정적으로 절차를 진행할 것인지 신중한 판단이 필요합니다. 만약 신설하려는 청구항이 등록 가능성이 매우 높다고 판단된다면, 분할출원을 통해 권리화를 도모하는 것이 더 안전하고 확실한 전략일 수 있습니다.

3. 최후거절통지에 대한 보정

최후거절통지를 받은 후 재심사 청구 없이 의견서와 함께 보정서를 제출하는 경우에도, 위에서 논의된 Case 1~6의 판단 기준이 동일하게 적용됩니다.

다만 한 가지 차이점은, 아무런 보정을 수행하지 않고 의견서만 제출하는 경우입니다. 재심사 청구는 '보정'을 필수 요건으로 하지만, 최후거절통지 대응은 법문상 보정을 반드시 수반할 필요는 없습니다. 이 경우, 보정 자체가 없으므로 보정 요건 만족 여부를 따질 필요 없이, 제출된 의견서가 심사관의 거절이유를 극복했는지 여부만이 심사 대상이 됩니다.

맺음말

최후거절통지 및 재심사 단계에서의 보정은 단순한 오기 정정을 넘어 고도의 전략적 행위입니다. 특히 청구항 신설과 관련된 최근의 엄격한 해석 기조는 대리인에게 더 높은 수준의 전문성과 신중함을 요구하고 있습니다.

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