주요국의 특허 선행기술·타국 심사자료 제출의무, 국가마다 무엇이 다른가
파인특허
April 4, 2026
해외출원을 준비하는 기업이 자주 묻는 질문은 비슷합니다. “선행기술을 알고 있으면 반드시 제출해야 하는가?”, “미국이나 유럽에서 나온 오피스액션, 검색보고서, 인용문헌을 한국이나 일본, 중국에도 다시 내야 하는가?”입니다. 결론부터 말하면, 특허 선행기술 제출의무와 타국 심사자료 제출의무는 국가마다 구조가 다르며, 하나의 기준으로 통일해서 대응하면 오히려 리스크가 커질 수 있습니다. 미국은 IDS를 통한 지속적 개시가 강하고, 유럽은 우선권 기초출원의 검색결과 제출이 핵심이며, 일본은 출원 시 알고 있는 공개문헌의 출처정보 기재가 중심이고, 중국과 한국은 일정한 경우 외국 심사자료 제출명령에 대응하는 구조가 중요합니다.
파인특허법률사무소는 이 이슈를 단순히 “문헌을 내느냐 마느냐”의 문제로 보지 않습니다. 실제 실무에서는 무엇을, 언제, 어느 형식으로, 어느 국가에 제출해야 하는지가 핵심입니다. 같은 문헌이라도 미국에서는 IDS 대상이 될 수 있고, 유럽에서는 우선권 검색결과가 더 중요할 수 있으며, 한국과 중국에서는 심사관의 제출명령 여부가 변수로 작용할 수 있습니다.
해외출원 포트폴리오를 운영하는 기업은 보통 하나의 발명을 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국에 병행 출원합니다. 이때 어느 한 국가에서 검색보고서나 거절이유통지서가 먼저 나오면, 그 자료가 다른 국가 심사에도 영향을 줄 수 있습니다. 문제는 각국 제도가 동일하지 않다는 점입니다. 따라서 해외대리인과 국내 담당자가 국가별 제출의무를 분리해 관리하지 않으면, 필요 없는 자료를 과도하게 내거나, 반대로 반드시 내야 할 자료를 놓치는 문제가 생길 수 있습니다.
한국에서는 명세서의 발명의 설명에 “발명의 배경이 되는 기술”을 기재해야 합니다. 또 우선권 주장을 수반한 특허출원의 경우, 심사관은 심사에 필요하면 선출원국의 심사결과 자료 제출을 명할 수 있습니다. 시행규칙상 제출 대상은 선출원국 심사관의 거절이유 또는 특허여부결정 통지서 사본, 그 통지서에 적힌 문헌 사본 등이며, 필요하면 국어번역문 제출도 요구할 수 있습니다.
즉 한국은 미국처럼 모든 known prior art를 IDS 방식으로 계속 제출하는 체계라기보다, 명세서 단계의 배경기술 정리와 우선권 출원 사건에서의 외국 심사결과 제출명령 대응이 더 중요하다고 볼 수 있습니다. 실무상으로는 해외 OA가 나오면 바로 한국에 일괄 제출하는 방식보다, 우선권 주장 여부와 제출명령 가능성을 먼저 보고 문서·번역본을 정리해 두는 운영이 효율적입니다.
미국은 주요국 가운데 특허 선행기술 제출의무가 가장 강하게 작동하는 국가입니다. USPTO는 출원 또는 심사에 실질적으로 관여한 자에게 특허성에 중요한 정보를 개시할 의무를 두고 있고, 이 의무는 IDS 제도를 통해 이행하는 것이 일반적입니다. 다만 USPTO는 출원인에게 별도의 특허성 조사를 반드시 하라고 요구하지는 않으며, IDS 제출 자체가 조사를 했다는 의미도 아니라고 명시합니다.
미국 실무에서 특히 중요한 것은 외국 특허청 자료의 연동입니다. USPTO는 외국 특허청의 communication, 예컨대 search report나 office action에서 처음 인용된 정보에 대해 일정 요건 하에서 3개월 기준의 진술과 함께 IDS 제출을 허용하고, foreign patent office communication 자체도 포함될 수 있다고 설명합니다. 또한 3개월 계산은 그 communication의 날짜를 기준으로 하므로, 해외대리인에게 늦게 전달받았다는 사정만으로 대응이 늦어져서는 안 됩니다.
따라서 미국 출원이 포함된 사건에서는 해외 검색보고서, 오피스액션, 신규 인용문헌이 나오는 즉시 IDS 검토 대상에 올리는 docket 관리가 매우 중요합니다. 해외 심사자료를 단순 참고자료로만 보다가 미국에서 누락이 생기면, 후속 분쟁 단계에서 불필요한 쟁점을 만들 수 있습니다.
유럽특허청(EPO)은 미국과 결이 다릅니다. EPO는 우선권을 주장하는 경우, 선출원 관청이 수행한 검색결과 사본을 유럽출원 시 또는 그것이 उपलब्ध되는 즉시 제출하도록 하고 있습니다. 복수 우선권이면 각각의 검색결과가 문제될 수 있습니다.
실무적으로 더 중요한 포인트는 제출 대상의 범위입니다. EPO 공지에 따르면 제출해야 하는 것은 선출원 관청이 발행한 공식 검색결과 문서이고, 출원인이 임의로 만든 인용문헌 목록만으로는 충분하지 않습니다. 반면 검색결과의 번역문은 원칙적으로 요구되지 않고, 검색결과에 인용된 문헌 사본까지 별도로 제출할 필요도 없습니다.
또한 EPO는 심사부가 인계받는 시점에 검색결과가 미제출 상태이면 비연장 2개월 내 제출 또는 비가용성 진술을 요구하고, 이에 응하지 않으면 유럽출원이 간주취하될 수 있습니다. 다만 EPO가 직접 검색을 했거나, 우선권 기초출원이 한국·일본·중국·미국·영국 등 일정 국가에서 이루어진 경우에는 검색결과 제출의무가 면제될 수 있습니다.
일본은 미국처럼 IDS를 계속 제출하는 구조보다, 출원 시 알고 있는 공개문헌 관련 정보의 기재가 전면에 있습니다. 일본 특허법상 출원인이 출원 시점에 해당 발명과 관련된 공지발명을 알고 있으면, 명세서에는 그 공개문헌의 출처정보, 예컨대 간행물명 등을 기재해야 합니다.
그리고 심사과정에서 이러한 기재요건이 충족되지 않았다고 판단되면, 통지 후에도 보정이나 의견서 제출로 요건을 충족하지 못한 경우 거절이유로 이어질 수 있습니다. 즉 일본 실무의 핵심은 후속국가에서 나온 모든 심사자료를 계속 제출하는 것이 아니라, 출원 시점에 이미 알고 있던 공개문헌 정보를 명세서에 빠뜨리지 않는 것에 가깝습니다.
중국 특허법은 발명특허에 대해 실체심사를 청구할 때 출원일 이전에 존재하는 발명 관련 reference materials를 제출하도록 규정하고 있습니다. 또한 동일 발명에 대해 외국에도 출원한 경우, CNIPA는 그 외국에서의 검색자료나 심사결과자료를 지정기간 내 제출하도록 요구할 수 있습니다.
더 중요한 점은 제재입니다. 중국 특허법은 정당한 이유 없이 지정기간 내 자료를 제출하지 않으면 출원이 간주취하된다고 규정하고 있고, 시행규칙은 정당한 이유로 즉시 제출할 수 없는 경우 사유를 진술한 뒤 자료가 입수되면 보충 제출하도록 하고 있습니다. 따라서 중국에서는 실체심사청구 시점부터 해외 검색보고서와 외국 오피스액션의 존재 여부를 정리해 두는 관리체계가 필요합니다.
첫째, 미국 출원이 포함된 사건은 외국 특허청의 search report, office action, 신규 인용문헌을 즉시 IDS 검토 리스트에 올려야 합니다. 특히 3개월 기준은 문서 수령일이 아니라 communication의 날짜 기준으로 작동하므로, 해외대리인 전달 지연을 핑계로 삼기 어렵습니다.
둘째, 유럽 출원은 우선권 기초출원의 검색결과 제출의무가 있는지, 그리고 면제국에 해당하는지를 먼저 확인해야 합니다. 면제 대상이라고 해도 Rule 141과 Article 124 체계 자체를 이해하지 못하면, 개별 사건에서 대응 타이밍을 놓칠 수 있습니다.
셋째, 한국과 중국은 “항상 제출”보다도 심사관의 제출명령 또는 법정 제출시점에 즉시 대응할 수 있도록 문서 묶음을 미리 준비하는 것이 중요합니다. 우선권 주장 사건이라면 선출원국 통지서, 인용문헌, 번역 필요성까지 한 세트로 정리해 두는 것이 안전합니다.
넷째, 일본은 출원 전에 발명자 인터뷰 단계에서 “이미 알고 있는 공개문헌”을 놓치지 않는 것이 중요합니다. 일본 명세서 작성 단계에서 이 부분이 빠지면, 후속 대응이 번거로워질 수 있습니다.
Q. 미국에서 받은 오피스액션을 한국, 유럽, 일본, 중국에도 모두 제출해야 하나요?
그렇지는 않습니다. 미국은 foreign office communication과 인용정보가 IDS 검토의 중심이 될 수 있지만, 유럽은 우선권 검색결과 제출이 중심이고, 일본은 출원 시 알고 있는 공개문헌의 출처정보 기재가 핵심입니다. 한국과 중국은 특정 상황에서 외국 심사결과 제출명령이 문제됩니다. 즉 “모든 국가에 무조건 동일 제출” 방식은 맞지 않습니다.
Q. 해외에서 인용된 문헌만 따로 관리하면 충분한가요?
충분하지 않을 수 있습니다. 미국은 인용문헌뿐 아니라 communication 자체의 날짜와 최초 인용 시점이 중요하고, 유럽은 인용문헌 사본보다 검색결과라는 공식 문서가 중요합니다. 한국과 중국도 통지서와 첨부문헌, 번역 여부가 함께 문제될 수 있습니다.
Q. 실무상 가장 많이 놓치는 부분은 무엇인가요?
미국의 3개월 IDS 타이밍, 유럽의 비연장 2개월 통지, 한국의 우선권 출원에 대한 외국 심사결과 제출명령, 중국의 실체심사청구 단계에서의 자료 준비가 대표적입니다. 국가별 기준을 하나의 체크리스트로 합쳐 관리하면 누락 위험이 커집니다.
특허 선행기술 제출의무와 타국 심사자료 제출의무는 겉보기에는 비슷하지만, 실제로는 미국식 IDS, 유럽식 우선권 검색결과 제출, 일본식 공개문헌 정보 기재, 중국·한국의 제출명령 대응으로 구조가 나뉩니다. 해외출원에서 중요한 것은 문헌을 많이 내는 것이 아니라, 어느 국가에서 무엇이 의무이고 무엇이 전략인지 구분하는 것입니다. 파인특허법률사무소는 국내출원, PCT, 개별국 진입, 후속 OA 대응까지 연결해 국가별 제출전략을 실무적으로 설계하고 있습니다.
