논문보다 특허가 먼저다
파인특허
August 25, 2024
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논문과 특허 중 무엇이 우선일까요? 연구자님, 특허를 우선적으로 고려해야 합니다. 연구 성과를 논문으로 발표하기 전에 특허 출원을 진행하지 않으면, 그 연구는 더 이상 ‘신규성’을 인정받지 못해 특허 출원이 어려워질 수 있습니다. 이 글에서는 논문과 특허의 관계, 특히 논문 공개가 특허 출원에 미치는 영향을 다루며, 국내외 특허법의 공지예외 규정과 국가별 차이를 살펴 논문보다 특허가 먼저인 이유를 알아 보겠습니다.
연구 결과를 논문으로 발표하는 것은 그 내용을 공개하는 것과 같습니다. 일단 공개된 정보는 더 이상 '새로운 것'으로 인정받지 못하며, 이는 특허 출원에 있어 치명적인 문제가 될 수 있습니다. 특허법에서는 '신규성'을 특허 요건 중 하나로 규정하고 있기 때문입니다.
하지만 많은 국내 연구진들이 공지예외주장이라는 것을 알고 특허에는 문제가 없을것으로 생각들 하십니다. 한국의 경우, 특허법 제30조에 따라 공지 예외 제도를 운영하고 있습니다. 발명자가 자신의 발명을 공개한 후 12개월 이내에 특허 출원을 하면 신규성을 상실하지 않은 것으로 간주합니다. 하지만 이는 국내에만 해당되며, 해외 출원 시에는 각 국가의 법규를 따라야 합니다.
해외 특허 출원을 고려하실 때 이 문제는 더욱 심각해집니다. 주요 국가별로 특허 출원 시 직면할 수 있는 문제들을 살펴보겠습니다.
미국은 공지예외 적용에 있어 매우 유연합니다. 미국 특허법은 발명이 공개된 후 1년 이내에 미국을 제외한 다른 국가에서 특허 출원을 한 경우에도, 파리조약을 통해 진입할 경우, 미국에서 1년 내에 출원하면 공지예외 주장을 인정합니다. 이로 인해 미국에서는 논문 발표 후에도 상대적으로 넉넉한 시간을 가지고 특허 출원이 가능합니다.
일본의 경우, 공지예외 기간이 6개월에서 12개월로 연장되었지만, 이는 여전히 제한적입니다. 논문 공개 이후 12개월 내에 일본에 출원하지 않으면, 일본에서의 특허 등록 가능성은 사라집니다. 특히, 논문이 공개된 이후 한국에 출원했다면, 일본에서는 파리우선권이나 국제출원이 무의미해질 수 있습니다.
유럽에서는 공지예외주장 기간이 6개월 밖에 되지 않으며, 공지예외는 매우 제한적으로 인정됩니다. 명백한 남용에 의한 공개나 공식적으로 인정된 국제 전시회에서의 전시가 아니면 공지예외가 적용되지 않습니다. 논문 공개는 예외로 인정되지 않으므로, 유럽에서도 논문 발표 전에 특허 출원이 반드시 이루어져야 합니다.
중국은 공지예외주장 기간이 6개월 밖에 되지 않으며, 공지예외 적용에 있어 매우 엄격합니다. 중국에서 인정되는 공지예외는 국제 박람회나 중국 정부 주관의 학술회에서의 공개에 한정되며, 일반적인 논문 공개는 공지예외 대상에 포함되지 않습니다. 따라서, 중국에서 특허를 취득하려는 연구자라면, 논문 발표 전에 반드시 중국에 출원해야 합니다.
특허 출원 전에 논문이 공개되는 것이 얼마나 치명적일 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례가 2021년 11월 30일에 유럽특허청(EPO)에서 결정된 T 0582/18 사건입니다. 이 사건에서, 특허권자는 "Wide Automation S.r.l."였으며, "Monitoring system and method" 이라는 발명에 대해 특허를 출원했습니다.
사건의 핵심 쟁점은 해당 발명과 관련된 석사 논문이 특허 출원 전에 공개되었는지 여부였습니다. Peter Anderson-Sprecher라는 연구자는 Carnegie Mellon University에서 "Intelligent Monitoring of Assembly Operations"라는 석사 논문을 작성했습니다. 이 발명과 관련된 논문이 출원 전에 공개되면서, 결국 특허가 무효가 되었습니다.
특허 출원을 준비하는 과정에서 연구 결과를 보호하기 위한 중요한 방법 중 하나는 임시명세서 출원을 활용하는 것입니다. 임시명세서 출원이란, 발명의 내용을 간략하게 기재하여 우선권을 확보하는 방법으로, 정식 특허 출원에 앞서 발명의 '신규성'을 잠정적으로 인정받을 수 있는 수단입니다. 이는 특히 논문 공개 전에 활용할 수 있는 효과적인 방법입니다.
임시명세서 출원을 통해, 연구자는 발명의 핵심 아이디어와 개념을 먼저 특허청에 제출함으로써, 정식 출원을 준비하는 동안에도 자신의 발명이 다른 연구자나 기업에 의해 도용되지 않도록 보호할 수 있습니다. 이 과정에서 정식 출원을 위한 추가 연구나 데이터 수집이 가능하며, 임시명세서를 제출한 후 12개월 내에 정식 출원을 진행하면 됩니다.
임시명세서 출원은 국내외 특허 출원 모두에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 특히, 미국의 경우 임시명세서 출원이 활발하게 이용되며, 이를 통해 발명의 우선권을 보호하고, 추후 발생할 수 있는 법적 분쟁을 예방하는 데 기여할 수 있습니다.
이러한 국가별 차이로 인해, 연구자 여러분께서는 특허 출원 전략을 세우실 때 각별한 주의를 기울이셔야 합니다. 특히 국제 공동 연구나 다국적 기업에서 근무하시는 경우, 이러한 국가별 차이를 충분히 고려하셔야 합니다.
가장 안전한 방법은 어떠한 형태로든 연구 결과를 공개하기 전에 특허 출원을 먼저 진행하는 것입니다. 이를 통해 여러분의 귀중한 지적 재산권을 보호하고, 향후 발생할 수 있는 법적 분쟁을 예방하실 수 있습니다.
“논문보다 특허가 먼저”라는 원칙은 현대 과학기술 시대에 연구자 여러분께서 반드시 명심하셔야 할 지침입니다. 물론 학술적 성과의 공유도 중요하지만, 그에 앞서 자신의 발명을 법적으로 보호하는 것이 선행되어야 합니다.
특허 출원을 우선으로 하는 전략을 통해, 여러분께서는 자신의 권리를 보호하고, 나아가 연구 성과의 산업화와 사회 기여를 이루실 수 있을 것입니다. 각 국가의 특허법과 공지 예외 규정을 잘 숙지하시고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하시어 여러분의 소중한 연구 성과를 안전하게 보호하시기 바랍니다.
다음은 각국가의 공지예외주장 조문을 정리한 것입니다.
제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)
① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.
② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.
*이 조항은 발명이 공지된 것으로 간주되지 않는 경우에 대해 설명합니다. 발명자가 자신의 발명을 공개한 경우, 그 발명이 공개된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 공지된 것으로 보지 않겠다는 내용입니다. 이를 통해 발명자가 자신의 발명을 일정 기간 보호받을 수 있게 합니다. 다만, 특허출원서에 이를 명시해야 하며, 필요한 서류를 30일 이내에 제출해야 합니다.
35 U.S. Code § 102 - Conditions for patentability; novelty (b)Exceptions.
(1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention.
A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—
(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
*이 조항은 발명의 신규성 조건에 대한 예외를 규정하고 있습니다. 발명이 출원일로부터 1년 이내에 발명자에 의해 공개된 경우, 그 공개는 선행기술로 간주되지 않습니다. 즉, 발명자가 자신의 발명을 먼저 공개하더라도 1년 이내에 특허 출원을 하면 신규성 요건을 충족할 수 있습니다. 이는 발명자가 자신의 발명을 공개한 후에도 일정 기간 동안 보호받을 수 있도록 하기 위한 제도입니다.
（発明の新規性の喪失の例外）
第三十条特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
２特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
３前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面（次項において「証明書」という。）を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
４証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
*이 조항은 발명이 특정 조건 하에 공개된 경우, 해당 발명이 공지된 것으로 간주되지 않는 상황을 설명합니다. 예를 들어, 발명자가 실험, 출판물 발표, 전기 통신을 통해 발명을 공개한 경우, 공개된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 공지된 것으로 간주되지 않습니다. 이를 통해 발명자는 자신이 공개한 발명을 일정 기간 동안 보호받을 수 있습니다.
Article 55 - Non-prejudicial disclosures
(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:
(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.
(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.
* 발명이 공개된 경우, 그 공개가 특정 조건을 충족할 때 신규성에 영향을 미치지 않는다는 내용을 담고 있습니다. 발명이 출원일로부터 6개월 이내에 악의적인 공개나 공식 전시회에서 발표된 경우, 이는 신규성에 영향을 미치지 않으며, 발명자는 이 조건을 충족하는 경우 특허 보호를 받을 수 있습니다. 다만, 출원 시에 이를 명시하고 증빙 서류를 제출해야 합니다.
（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；
（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。
*이 조항은 발명이 공개된 경우에도 특정 조건 하에서 신규성을 유지할 수 있도록 하는 예외 규정을 담고 있습니다. 중국 특허법에 따르면, 발명이 출원일 이전 6개월 이내에 공개되었더라도, 그 공개가 공공의 이익을 위해서거나, 중국 정부가 인정한 국제 전시회나 학술 회의에서의 최초 발표, 또는 신청자의 동의 없이 제3자에 의해 유출된 경우라면, 해당 발명은 신규성을 상실하지 않습니다. 이를 통해 발명자는 특정 조건 하에서 자신의 발명이 공개된 후에도 일정 기간 동안 특허 보호를 받을 수 있습니다.
