Warum FTO-Analysen das Risiko vorsätzlicher Patentverletzung in Korea reduzieren

Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt entwickelt oder neue Technologie kommerzialisiert, wird die Patentprüfung oft als letzter Punkt auf der Checkliste vor der Markteinführung behandelt. In der Praxis ist das Gegenteil richtig. Eine Freedom-to-Operate-Analyse, kurz FTO, dient nicht nur dazu, ein mögliches Verletzungsrisiko abzuschätzen. Sie kann später zu zentralem Verteidigungsmaterial werden, das zeigt, dass das Unternehmen nicht leichtfertig fremde Patente übergangen hat. Was Praktiker als Reduzierung des Risikos einer vorsätzlichen Patentverletzung bezeichnen, meint genau diesen Punkt. Genauer gesagt geht es darum, Grundlagen zu sichern, um eine Willentlichkeitsbehauptung zu widerlegen oder fehlende subjektive Vorsätzlichkeit zu zeigen.

Das koreanische Patentgesetz sieht bei vorsätzlicher Verletzung bereits erhebliche Folgen vor. Nach Artikel 128 des koreanischen Patentgesetzes kann das Gericht, wenn eine Patentverletzung als vorsätzlich angesehen wird, Schadensersatz bis zum Fünffachen des als Schaden anerkannten Betrags zusprechen. Bei der Beurteilung von Vorsatz und Schadenshöhe kann das Gericht auch berücksichtigen, in welchem Umfang der Verletzer das Schadensrisiko kannte, wie lange und wie oft die Verletzung erfolgte und welche Bemühungen zur Abhilfe unternommen wurden. Kurz gesagt: Was ein Unternehmen vorab geprüft und welche Maßnahmen es getroffen hat, kann das Schadensersatzrisiko unmittelbar beeinflussen.

Deshalb ist FTO-Analyse wichtig. FTO ist ein Verfahren, mit dem vorab geprüft wird, ob ein Produkt oder ein Verfahren in Entwicklung gültige Patentansprüche Dritter verletzt. Typischerweise werden relevante Patente recherchiert, Claim Charts erstellt, die Patentansprüche mit dem Produkt vergleichen, und bei erkannten Risiken Design-around-Optionen, Lizenzverhandlungen oder Nichtigkeitsargumente geprüft. Der Kern von FTO lautet also nicht: reagieren, wenn ein Problem entsteht, sondern den Kurs ändern, bevor das Problem entsteht, bei Bedarf stoppen und die Entscheidungsgrundlagen dokumentieren. Eine solche Vorabprüfung verhindert nicht nur Streitigkeiten, sondern zeigt im Streitfall auch, dass die Unternehmensentscheidung nicht leichtfertig war.

In Fällen, in denen vorsätzliche Patentverletzung behauptet wird, stellen Gericht oder Gegenseite im Kern eine einfache Frage: Kannte das Unternehmen das Patent und das Risiko und hat es trotzdem weitergemacht? Eine der überzeugendsten Antworten darauf ist ein vor der Markteinführung erstellter FTO-Bericht und, falls erforderlich, eine Nichtverletzungs- oder Nichtigkeitsmeinung. Auch praktische Erläuterungen öffentlicher Stellen weisen darauf hin, dass eine vor der beanstandeten Handlung durchgeführte FTO-Analyse und eine Nichtverletzungsmeinung als Nachweis dienen können, dass subjektive Vorsätzlichkeit fehlte. Ein Bericht, der erst nach Markteinführung erstellt wird, hat demgegenüber zwangsläufig deutlich geringeren Verteidigungswert.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zeitpunkt. Bei FTO ist häufig wann analysiert wurde wichtiger als das Ergebnis selbst. Viele Unternehmen beauftragen eine Analyse erst nach Erhalt einer Abmahnung. Aus Sicht des Managements von Vorsatzrisiken kann das bereits zu spät sein. Denn die Beurteilung von Willentlichkeit konzentriert sich auf Kenntnis und Reaktion zum Zeitpunkt der behaupteten Verletzung. Wurde vor der Markteinführung geprüft, wurden Risikopatente identifiziert und daraufhin das Design angepasst, eine Lizenz erwogen oder der Launch-Umfang geändert, zeigt das guten Glauben und Sorgfalt. Wird dagegen ohne jede Prüfung eingeführt und erst nach Entstehen des Streits eine Stellungnahme erstellt, lässt sich der Verdacht schwer ausräumen, dass das Unternehmen wissentlich gehandelt hat.

Eine gute FTO-Analyse ist kein bloßer Suchbericht. Umfang und Tiefe müssen davon abhängen, welche Länder betroffen sind, welche Spezifikationen das tatsächlich zu verkaufende Produkt hat, ob auch der Herstellungsprozess zu prüfen ist und ob der Bericht für Kunden oder für interne Entscheidungen bestimmt ist. Außerdem darf FTO nicht als reines Rechtsdokument enden. Wird ein riskantes Patent erkannt, sollten Design-around-Maßnahmen veranlasst, bei Bedarf Nichtigkeitsmaterial gesammelt und in bestimmten Fällen Lizenzverhandlungen parallel geführt werden. Erst dann wird FTO zu echtem Risikomanagement statt zu einer formalen Prüfung. Genau das macht sie zu einer starken Verteidigung gegen spätere Vorwürfe vorsätzlicher Patentverletzung.

Letztlich hat FTO-Analyse zwei Wertebenen. Erstens verhindert sie Patentverletzungen. Zweitens, und ebenso wichtig, kann sie das Narrativ einer vorsätzlichen Patentverletzung bereits im Voraus blockieren. Patentstreitigkeiten sind heute nicht nur Rechtsfragen, sondern Managementfragen, die unmittelbar mit Geschäftskontinuität, Investitionen, Transaktionen und Exporten verbunden sind. FTO ist daher kein Kostenposten, sondern eine Versicherung, genauer gesagt ein Nachweis dafür, wie sorgfältig und vernünftig das Unternehmen entschieden hat, wenn später ein Streit entsteht.

Pine IP Firm empfiehlt Unternehmen, FTO nicht als einfache Patentrecherche zu behandeln, sondern als Verfahren, das Markteinführungsstrategie und Verteidigungsstrategie zugleich gestaltet. In einer Zeit, in der vorsätzliche Patentverletzung ein ernstes Thema ist, kann ein vor der Kommerzialisierung sorgfältig erstellter FTO-Bericht eines der stärksten Verteidigungsargumente im Prozess sein.