FTO分析が韓国での特許故意侵害リスク低減に必要な理由

企業が新製品を開発したり新技術を事業化したりする際、特許調査を発売直前のチェックリスト程度に考えることがあります。しかし実務はその逆です。FTO、すなわち Freedom to Operate 分析は、単に侵害可能性を見積もる手続ではありません。後に紛争が発生した場合、自社が無謀に他人の特許を踏み越えたわけではないことを示す中核的な防御資料になります。実務でよくいう故意侵害リスクの低減とは、まさにこの点を指します。厳密には、故意侵害の主張に対する反論、または故意性を否定する根拠を確保することです。

韓国特許法は、故意侵害についてすでに重い責任を予定しています。現行特許法第128条は、特許権侵害が故意であると認められる場合、裁判所が損害として認定された金額の5倍を超えない範囲で賠償額を定めることができるとしています。また裁判所は、故意の有無と賠償額を判断する際、侵害者が損害発生のおそれをどの程度認識していたか、侵害期間と回数、被害救済のためにどのような努力をしたかも考慮します。つまり、企業が事前にどのような検討を行い、どのような措置を取ったかが、損害賠償リスクに直結します。

だからこそFTO分析が重要です。FTOとは、開発中の製品や工程が他人の有効な特許請求項を侵害するかを事前に検討する手続です。この過程では、関連特許を検索し、請求項を製品と対比するクレームチャートを作成し、侵害のおそれがある場合には回避設計、ライセンス交渉、無効可能性の検討へと進みます。すなわちFTOの本質は、問題が起きたら対応することではなく、問題が起きる前に進路を変え、必要なら止まり、根拠を残すことです。このような事前検討は紛争予防にも有効であり、さらに紛争が生じたとき、企業の意思決定が無謀ではなかったことを示す資料になります。

特に故意侵害が問題となる事件で、裁判所や相手方が見るポイントは単純です。その企業は、その特許の存在とリスクを知りながら押し切ったのか、という点です。この問いに対して企業が提示できる最も説得力のある資料の一つが、発売前に作成されたFTOレポートであり、必要に応じて非侵害意見または無効意見です。政府・公的機関の実務解説でも、問題となった行為以前にFTO分析を行い、非侵害の法律意見を確保していれば、主観的故意がなかったことを立証する資料になり得ると説明されています。反対に、製品をすでに発売した後で遅れて作成したレポートは、防御力が大きく弱まります。

ここでさらに重要なのがタイミングです。FTOでは、結果よりも実施時点が重要になることが多くあります。多くの企業は警告状を受け取ってから分析を依頼しますが、故意侵害リスク管理の観点からは、その時点ではすでに遅い場合があります。故意性の判断は、最終的に侵害行為当時の認識と対応を中心に行われるからです。発売前に検討し、リスク特許を確認し、それに応じて設計を変更し、ライセンスを検討し、発売範囲を調整していれば、それ自体が善意と注意義務の履行を示します。これに対し、何の検討もなく発売した後、紛争が起きてから事後的に意見書を作成する方法では、知りながら進めたのではないかという疑いを払拭しにくくなります。

実務上、良いFTO分析は単なる検索報告書ではありません。対象国がどこか、実際に販売予定の製品仕様は何か、製造工程まで検討すべきか、顧客提出用か社内意思決定用かによって、範囲と深さは変わります。さらにFTOは法律文書で終わってはいけません。侵害懸念のある特許が見つかれば回避設計を指示し、必要なら無効資料を収集し、場合によってはライセンス交渉も並行すべきです。そうして初めて、FTOは形式的な検討ではなく実質的なリスク管理になります。そしてその点こそが、将来の故意侵害主張に対する強い防御になります。

結局、FTO分析の価値は二つあります。第一に、特許侵害を予防する機能です。第二に、それに劣らず重要な機能として、故意侵害というフレームを事前に遮断する機能があります。今日の特許紛争は単なる法律問題ではなく、事業継続性、投資、取引、輸出に直結する経営課題です。したがってFTOは費用ではなく保険であり、より正確には、紛争が起きたときに企業の意思決定がどれほど慎重で合理的だったかを証明する記録です。

Pine IP Firm は、企業がFTOを単なる検索業務ではなく、発売戦略と紛争防御戦略を同時に設計する手続として捉えるべきだと考えています。特許故意侵害が問題となる時代には、事業化前に残した一つの適切なFTOレポートが、訴訟で最も強い防御論理になり得ます。