Was ist ein Verfahren zur Bestätigung des Schutzumfangs? Von positiven/negativen Unterschieden zu praktischen Reaktionsstrategien
Pine IP Firm
23.3.2026
Patentstreitigkeiten laufen letztendlich auf eine Frage hinaus: „Fällt die Technologie der anderen Partei in den Schutzbereich meiner Patentrechte?“ oder umgekehrt: „Fällt mein Produkt/meine Dienstleistung außerhalb des Schutzbereichs der Patentrechte eines anderen?“ Das Verfahren zur offiziellen Bestätigung dieser Frage wird als Schutzumfangsbestätigungsverfahren bezeichnet. Das geltende Patentrecht sieht vor, dass ein Patentinhaber oder ausschließlicher Lizenznehmer ein Schutzumfangsbestätigungsverfahren zur Bestätigung des Schutzumfangs seiner patentierten Erfindung einleiten kann, und eine interessierte Partei kann dies zur Bestätigung des Schutzumfangs der patentierten Erfindung eines anderen tun. Dieses Verfahren setzt auch voraus, dass das eingetragene Recht noch in Kraft ist.
Das Intellectual Property Trial Board (IPTB) verfügt über beschleunigte und vorrangige Verfahrenssysteme für Schutzumfangsbestätigungsverfahren im Zusammenhang mit bei Gericht anhängigen Verletzungsfällen oder für Schutzumfangsbestätigungsverfahren in der Vorgerichts- oder Präventionsphase von Verletzungsstreitigkeiten, die durch Abmahnungen usw. angezeigt werden. Somit wird es als Mittel genutzt, um die Richtung eines Streits in einem relativ frühen Stadium zu klären.
Die oben genannten Unterscheidungen basieren auf Artikel 135 des Patentgesetzes, den offiziellen Leitlinien des IPTB und den FAQs des Patent Customer Consultation Center. Insbesondere kann das negative Schutzumfangsbestätigungsverfahren verwendet werden, um noch nicht eingeführte Erfindungen abzudecken, was es zu einem häufig berücksichtigten Instrument für das Management von Kommerzialisierungsrisiken macht.
Der Kern eines Schutzumfangsbestätigungsverfahrens besteht nicht darin, die „Gültigkeit eines Rechts“ zu bestimmen, sondern „den Umfang, in dem sich der Schutzbereich eines gültig bestehenden Patentrechts erstreckt“, zu bestätigen. Das IPTB erklärt dieses System auch als ein Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten über die Auslegung von Patentrechten zwischen Patentinhabern und Dritten durch objektive Beurteilung durch eine staatliche Stelle. Daher sind Schutzumfangsbestätigungsverfahren eng mit dem Versenden von Abmahnungen, Lizenzverhandlungen, Entscheidungen über Produkteinführungen und Strategien zur Einreichung oder Abwehr von Verletzungsklagen verbunden.
Darüber hinaus wird gemäß den Leitlinien des IPTB eine Entscheidung, die bestätigt, dass die Erfindung „in den Schutzbereich der Patentrechte fällt“, rechtskräftig wird, als wesentliche Verletzung angesehen, und wenn eine Entscheidung, die bestätigt, dass sie „nicht in den Schutzbereich fällt“, rechtskräftig wird, gilt sie als keine wesentliche Verletzung. Während Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche selbst separate Zivilverfahren beinhalten, beeinflussen diese Urteile in der Praxis die Verhandlungsmacht und die Struktur der Rechtsstreitigkeiten erheblich.
Der Schutzumfang einer patentierten Erfindung wird grundsätzlich durch das bestimmt, was in den Ansprüchen steht. Der Oberste Gerichtshof vertritt die Auffassung, dass Ansprüche objektiv und vernünftig auf der Grundlage der gewöhnlichen Bedeutung der Wortwahl, unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen, ausgelegt werden sollten, aber eine willkürliche Einschränkung oder Erweiterung der Ansprüche unter Verwendung der Beschreibung oder Zeichnungen ist nicht zulässig. Mit anderen Worten, Schutzumfangsbestätigungsverfahren sollten nicht mit einem bloßen Gefühl der Ähnlichkeit angegangen werden; ein präziser Vergleich muss Komponente für Komponente für jeden Anspruch vorgenommen werden.
Noch wichtiger ist hier die Spezifikation der zu bestätigenden Erfindung. Das Patentgesetz verlangt, dass bei der Einreichung eines Schutzumfangsbestätigungsverfahrens eine Beschreibung, die einen Vergleich mit der patentierten Erfindung ermöglicht, und notwendige Zeichnungen beigefügt werden müssen. Bei einem positiven Schutzumfangsbestätigungsverfahren, wenn die vom Kläger spezifizierte Erfindung von der tatsächlich vom Gegner geltend gemachten Erfindung abweicht, kann die Zulässigkeit des Verfahrens selbst in Frage gestellt werden. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die Beweislast dafür, dass die andere Partei diese Erfindung tatsächlich geltend macht, beim Kläger liegt, und wenn die vom Kläger spezifizierte Erfindung nicht mit der tatsächlich geltend gemachten identisch ist, kann der Antrag als rechtswidrig angesehen werden.
In der Praxis treten die meisten Fehlversuche in diesem Bereich auf. Wenn ein Verfahren ohne ausreichende Beweissammlung wie Produkthandbücher des Gegners, Werbematerialien, Benutzeroberflächen, Nutzungsabläufe, Demontagefotos, gekaufte Muster oder Testberichte überstürzt wird, kann das Kernproblem „was die zu bestätigende Erfindung darstellt“ instabil werden. Umgekehrt, wenn die zu bestätigende Erfindung klar spezifiziert ist und die Vergleichstabelle sorgfältig erstellt wird, wird es viel einfacher, einen konsistenten Rahmen in nachfolgenden Verhandlungen oder Rechtsstreitigkeiten aufrechtzuerhalten.
Erstens, aus der Sicht des Patentinhabers: Wenn vermutet wird, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Wettbewerbers sein Patent verletzt, aber er ein objektives Urteil zur Organisation der Verhandlungsmacht und der Beweisstruktur wünscht, bevor er sofort eine Verletzungsklage einreicht, kann ein positives Schutzumfangsbestätigungsverfahren in Betracht gezogen werden. Zweitens, aus der Sicht eines Unternehmens, das die Einführung eines Produkts vorbereitet, oder eines Unternehmens, das eine Abmahnung erhalten hat, kann ein negatives Schutzumfangsbestätigungsverfahren genutzt werden, um proaktiv eine Feststellung zu erwirken, dass seine geltend gemachte oder geplante Erfindung nicht in den Schutzbereich eines anderen Patents fällt. Das IPTB gibt ausdrücklich an, dass der Umfang negativer Schutzumfangsbestätigungsverfahren zusätzlich zu derzeit geltend gemachten Erfindungen auch für die Zukunft geplante Erfindungen umfasst.
Darüber hinaus kann gemäß den Leitlinien des IPTB, wenn es mehrere Ansprüche gibt, ein Schutzumfangsbestätigungsverfahren separat für jeden Anspruch eingereicht werden. Daher kann es effizienter sein, die Struktur um die Kernansprüche herum zu gestalten, anstatt zu versuchen, alle Ansprüche unnötigerweise zu behandeln, wenn der Streitpunkt auf einen bestimmten Anspruch konzentriert ist.
Diese beiden werden in der Praxis oft zusammen diskutiert, aber ihre Zwecke sind eindeutig unterschiedlich. Ein Nichtigkeitsverfahren ist ein Verfahren, um zu bestreiten, ob ein eingetragenes Patent rechtliche Gründe für die Nichtigkeit hat und seine Wirkung rückwirkend oder prospektiv zu beenden. Ein Schutzumfangsbestätigungsverfahren ist ein Verfahren zur Bestätigung des Schutzumfangs eines gültigen Patents unter Annahme seiner Existenz. Daher ist, wenn das gegnerische Patent selbst als schwach erachtet wird, das Nichtigkeitsverfahren zentral, während, wenn die Kernfrage ist, ob das eigene Produkt in den Schutzbereich eines gültigen gegnerischen Patents fällt, das Schutzumfangsbestätigungsverfahren zentral ist. In tatsächlichen Streitigkeiten ist es üblich, beide Verfahren gleichzeitig zu verfolgen oder eine Strategie zu entwickeln, die Schutzumfangsbestätigungsverfahren mit Änderungs- und Nichtigkeitsverfahren kombiniert.
Ein Schutzumfangsbestätigungsverfahren kann nur während das Recht noch besteht eingereicht werden. Der Oberste Gerichtshof vertritt die Auffassung, dass kein rechtliches Interesse an der Bestätigung des Schutzumfangs für ein bereits abgelaufenes Patent besteht, und die Praxis des IPTB folgt diesem. Daher wird für Fälle, in denen das Ablaufdatum naht, der Zeitpunkt der Einreichung selbst Teil der Strategie.
Ein weiteres Problem ist die Änderung. Das Patentgesetz legt im Allgemeinen fest, dass Änderungen des Verfahrensantrags nicht den Kern ändern dürfen. Bei Schutzumfangsbestätigungsverfahren sind jedoch bestimmte Ausnahmen zulässig. Zum Beispiel kann bei einem positiven Schutzumfangsbestätigungsverfahren, wenn der Beklagte argumentiert, dass die Erfindung „von der tatsächlich geltend gemachten Erfindung abweicht“, dem Antragsteller gestattet werden, die Beschreibung oder Zeichnungen der zu bestätigenden Erfindung zu ändern, um sie an die tatsächlich geltend gemachte Erfindung anzupassen. Dennoch ist es viel sicherer, die zu bestätigende Erfindung von Anfang an sorgfältig zu spezifizieren.
Ein Schutzumfangsbestätigungsverfahren ist kein Verfahren, das durch ein einziges Dokument entschieden wird. In Wirklichkeit bestimmen die folgenden vier Faktoren den Erfolg:
Erstens, die Festlegung der Grundlage für die Auslegung der Ansprüche.
Ein Vergleichsmaßstab muss zuerst festgelegt werden, einschließlich der Auslegung der Ansprüche, des Umfangs der Berücksichtigung der Beschreibung und der Möglichkeit der Anwendung der Lehre von den äquivalenten Mitteln.
Zweitens, die Beweisführung für die zu bestätigende Erfindung.
Für Produkte müssen Muster beschafft und Demontage/Fotografie durchgeführt werden; für Dienstleistungen müssen Screenshots gemacht und Nutzungsabläufe aufgezeichnet werden; für Verfahrenserfindungen müssen Materialien beschafft werden, die die Verfahrensstruktur zeigen, und zwar im Voraus.
Drittens, die Auswahl der Art des Verfahrens.
Es muss frühzeitig im Fall entschieden werden, ob ein positiver Typ für den Rechteinhaber, ein negativer Typ für die geltend machende Partei geeignet ist oder ob ein Nichtigkeitsverfahren parallel verfolgt werden sollte.
Viertens, die Abstimmung mit den Geschäftszeitplänen.
Der Zeitpunkt der Einreichung des Verfahrens muss unter Berücksichtigung von Produkteinführungsplänen, Investitionsplänen, Verhandlungen mit Geschäftspartnern, Reaktionen auf Abmahnungen und der Möglichkeit von Verletzungsklagen geplant werden.
Zu diesem Zeitpunkt wird ein Schutzumfangsbestätigungsverfahren nicht nur zu einem rechtlichen Verfahren, sondern zu einer IP-Strategie, die mit Geschäftsentscheidungen verknüpft ist.
Ja. Ein negatives Schutzumfangsbestätigungsverfahren kann für die Zukunft geplante Erfindungen sowie derzeit geltend gemachte Erfindungen abdecken. Das bedeutet, es kann als Instrument zur Bewertung von Patentrisiken vor der Markteinführung betrachtet werden.
Grundsätzlich nein. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass kein rechtliches Interesse an der Bestätigung des Schutzumfangs für ein bereits abgelaufenes Patent besteht, und die Praxis des IPTB ist dieselbe.
Vorsicht ist geboten. Bei einem positiven Schutzumfangsbestätigungsverfahren muss die vom Antragsteller spezifizierte Erfindung mit der vom Gegner tatsächlich geltend gemachten Erfindung identisch sein, und die Beweislast liegt beim Antragsteller. Wenn die Spezifikation der zu bestätigenden Erfindung falsch ist, kann der Antrag selbst als rechtswidrig angesehen werden.
Der Erfolg oder Misserfolg eines Schutzumfangsbestätigungsverfahrens hängt letztendlich von zwei Sätzen ab:
„Wie werden die Ansprüche ausgelegt?“
„Wie genau wurde die zu bestätigende Erfindung spezifiziert?“
Patentstreitigkeiten werden nicht durch Emotionen oder Vermutungen gelöst. Patentansprüche, Beschreibungen, tatsächliche Geltendmachungsformen, Marktdaten, Abmahnungen und Einführungspläne müssen in eine einzige Strategie integriert werden. Pine IP Firm betrachtet Schutzumfangsbestätigungsverfahren nicht als bloße Verfahren, sondern als praktische Strategien, die Prävention von Streitigkeiten, Verhandlungen und Rechtsstreitigkeiten verbinden.
