공동 출원, 왜 일반적으로 권장되지 않을까?

파인특허
January 24, 2025

특허 출원을 준비할 때, 여러 이해관계자가 함께 연구·개발을 진행한 경우 자연스럽게 “공동 출원”에 대해 고려하게 됩니다. 하지만 실무에서는 공동 출원을 적극적으로 권장하지 않는 상황이 자주 발생합니다. 그 이유는 무엇일까요? 이번 칼럼에서는 공동 출원을 일반적으로 지양하는 핵심 이유와 그에 따른 주의점을 살펴보겠습니다.

공동 출원(공동 특허)의 개념

  • 공동 출원: 두 명 이상의 출원인이 동일한 발명에 대해 함께 특허 출원 및 등록을 받는 것
  • 공동 특허: 공동 출원을 통해 발명 권리가 공유되는 특허
  • 권리 범위: 공동 출원 시 공동발명자 혹은 공동출원자가 특허권을 ‘분할’하여 소유하기보다는, 법적으로 하나의 특허권을 ‘공동’으로 소유하게 됨.

공동 출원은 참여인 각각이 특허권의 일부가 아닌 ‘같은 특허권’을 공유한다는 점에서, 지분이나 권리 행사의 주체가 복잡해지곤 합니다.

공동 출원을 권하지 않는 주요 이유

권리 행사와 관리의 복잡성

  • 의사결정 지연: 특허 라이선스, 기술 이전, 소송 등의 중요한 결정을 내릴 때 공동 출원자 전원이 합의해야 하는 경우가 많아, 빠른 의사결정을 방해할 수 있습니다.
  • 관리 비용 증가: 특허 유지 비용이나 분쟁 대응 비용을 어떻게 분담할지 불분명하면, 갈등이 발생하기 쉽습니다.
  • 분쟁 발생 위험성: 공동 출원인 중 한 명이라도 동의하지 않을 경우, 특허 활용 방안이나 소송 정책에 대한 갈등이 심화될 수 있습니다.

기술권리에 대한 이해관계 충돌

  • 라이선스(특허권 사용) 문제: 공동 특허권에서는 이론적으로 각 공동 소유자가 타인에게 자신의 지분만큼 라이선스를 줄 수 있는 경우도 생길 수 있습니다(국가별 법령에 따라 다를 수 있음). 이때, 협의 없이 한 공동 출원자가 제3자에게 라이선스를 부여함으로써 다른 공동 출원자의 이해관계가 훼손될 여지가 있습니다.
  • 권리 귀속 혼동: 연구개발 단계에서 기여도가 명확히 구분되지 않는 경우, 특허 출원 시 권리 귀속을 명확하게 설정하지 않으면 추후 분쟁이 발생할 가능성이 큽니다.

기업 전략 및 후속 R&D 문제

  • 단독 기업의 지적재산 확보 전략: 기업 입장에서는 독점적 권리를 행사하기 위해 단독 출원을 선호하는 경우가 많습니다. 공동 소유를 하게 되면, 독점력이 약화될 수 있습니다.
  • 추가 연구개발(R&D) 협력의 제약: 특허 출원 이후 후속 기술개발이 필요할 경우, 공동 소유 상태에서는 각자 R&D를 진행하다가 발생하는 새로운 발명에 대한 권리 귀속 문제가 더욱 복잡해질 수 있습니다.

분할 소송 및 책임 부담

  • 법적 분쟁 시 책임 범위: 침해 소송이나 무효심판에서 공동 출원인 간 역할 분담이 불투명하면, 책임 소재를 명확히 하기 어렵습니다.
  • 비용 문제: 소송 비용 또한 공동으로 부담하거나 특정 출원인이 우선 부담해야 하는 상황이 발생할 수 있어, 사전에 철저한 협의가 필요합니다.

공동 출원이 불가피한 경우, 어떻게 준비해야 할까?

  1. 사전 계약서 체결
    • 공동 특허 출원 전에 각 출원인의 권리 및 의무를 명확히 규정하는 계약서를 반드시 작성해야 합니다.
    • 라이선스, 특허 유지비 부담, 소송 비용 분담, 권리 양도·처분 절차 등에 대한 상세 조항을 포함하십시오.
  2. 지분 및 의사결정 구조 명확화
    • 공동 출원인 간에 지분을 수치화하거나 의사결정 권한을 특정화하는 방법을 고려합니다.
    • 공동 출원인 중 1인을 대표로 정해, 실무적인 문제를 속도감 있게 처리할 수 있는 구조가 필요합니다.
  3. 단독 출원 후 라이선스(대안적 방식) 고려
    • 기술을 보유한 기업이나 개인이 단독 출원하고, 다른 이해관계자에게 라이선스 또는 지분투자 방식으로 권리를 부여하는 방법도 일반적입니다.
    • 이렇게 하면 특허권에 대한 의사결정이 명확해지며, 불필요한 분쟁을 예방할 수 있습니다.
  4. 전문가 자문
    • 공동 출원은 여러 법적·계약적 문제를 내포하므로, 반드시 특허 전문 변리사의 자문을 받으시길 권장합니다.

맺음말

특허권은 기술력 보호의 핵심 수단이지만, 공동 출원으로 인해 권리 행사가 복잡해지는 것은 위험 요소가 될 수 있습니다. 특히 분쟁 비용과 의사결정 지연 등으로 인해 특허권의 가치를 충분히 활용하지 못할 가능성이 큽니다. 따라서 공동 출원이 불가피할 경우에는 반드시 사전 계약 체결, 의사결정 구조 설계, 전문가 자문을 통해 분쟁 요소를 줄이는 것이 중요합니다.

파인특허법률사무소는 다년간의 특허 업무 경험과 풍부한 소송·컨설팅 노하우를 통해, 고객이 필요로 하는 최적의 특허 전략을 지원해 드리고 있습니다. 공동 출원이 고민이시라면, 언제든 파인특허법률사무소에 문의해 주시기 바랍니다.