关于故意侵权惩罚性赔偿判例的分析

与技术发展同等重要的是保护该技术的专利权。不幸的是，未经专利权人许可而擅自使用专利技术的案例仍在发生。2019年7月9日生效的《专利法》修正案引入了惩罚性赔偿制度，允许对故意侵犯专利的行为处以最高三倍于实际损失的损害赔偿。此举旨在提高对专利侵权的认识，并加强对权利人的救济措施。

最近，专利法院就该惩罚性赔偿制度的适用作出了重要裁决（2024年10月31日，专利法院判决，案件号：2023我11276）。Pine IP Firm旨在通过此裁决强调故意侵犯专利的风险以及企业需要考虑的关键事项。

案件概述

本案涉及厨房用具制造商A公司（原告）对其竞争对手C公司（被告）提起的损害赔偿诉讼，指控被告未经授权使用原告的“烹饪容器盖”专利发明（下称“该专利发明”）制造和销售真空壶产品（下称“被告产品”）。

根据法院认定的事实，被告在以下情况下继续侵犯该专利：

1. 先前知识和谈判失败：被告通过与原告的业务关系，在此案之前就已知道该专利发明的存在。大约在2015年，双方就专利使用事宜进行了谈判，但由于在特许权使用费等问题上存在分歧而未能达成协议。
2. 谈判期间开始侵权：从2015年11月左右开始，在谈判进行期间，被告未经原告许可，开始生产和销售包含该专利发明的产品。
3. 要求停止侵权被忽视：大约在2019年2月，原告通知被告专利侵权行为，并发出要求停止侵权活动的通知函。然而，被告继续侵权。
4. 败诉后仍继续侵权：2019年6月，被告提起了专利无效审判和确认其产品不落入专利权范围的确认不侵权审判。2020年12月，知识产权审判和上诉委员会驳回了这两项诉讼。即使在向专利法院提起上诉败诉，判决于2021年8月生效后，被告仍继续销售其产品直至2022年10月。

法院判决

专利法院明确认定被告的行为构成故意侵犯专利。该判决的理由如下：

• 被告在明知专利存在的情况下，在谈判失败后未经授权生产和销售产品。
• 尽管原告明确要求停止侵权，被告仍继续侵权活动。
• 即使在确认专利无效和权利范围的终审判决后，被告仍长期持续侵权。

法院认为，被告提出的“专利无效专家意见”和“管理层变更”等辩护理由不足以否定其侵权故意。具体而言，专家意见是在侵权行为已经开始后出具的，明确表示不具有法律约束力，并且与实际诉讼结果相矛盾。

关于惩罚性赔偿适用范围的关键裁决

被告辩称，由于侵权行为发生在惩罚性赔偿制度于2019年7月9日生效之前，因此不能适用惩罚性赔偿规定。这是关于《专利法》附则第3条（“本法自本法施行后首次发生的侵权行为起适用。”）解释的关键问题。

对此，法院明确裁定，该附则规定了惩罚性赔偿制度的适用期间（自生效日期之后的侵权行为起适用），而非仅适用于侵权行为*首次*发生在生效日期之后的案件。换言之，法院澄清，即使侵权行为在法律颁布前已持续存在，只要侵权行为发生在生效日期之后，惩罚性赔偿即适用。这将为未来类似案件提供重要先例。

损害赔偿计算

法院首先根据《专利法》第128条第4款（推定侵权人的利润）计算损害赔偿额。被告总销售额约501亿韩元乘以推定利润率7.6%（基于国税厅通知的92.4%的简化费用率）。基本损害赔偿额计算为约7.6亿韩元，同时承认该专利发明对被告产品销售的贡献率为20%。

• 确定贡献率（20%）的依据：法院承认，该专利发明是提高了被告产品（真空壶）的密封性能这一核心功能并提供视觉差异化的关键技术要素。但是，考虑到被告拥有的其他专利/设计（止回阀、包装结构、立式手柄等）以及非技术因素（如被告的资本和营销活动）也对销售做出了贡献，因此贡献率被限制在20%。

此外，法院对惩罚性赔偿适用期间（2019年7月9日至2022年10月31日）产生的损害赔偿额（约8800万韩元）适用了2倍的惩罚性赔偿倍数。

• 确定惩罚性倍数（2倍）的依据：法院综合考虑了《专利法》第128条第9款所述因素，确定了惩罚性赔偿倍数，包括：▲被告的优势地位（原告是规模差异显著的分包商）▲高度的故意（已确认的故意）▲长期且大量的侵权行为▲从侵权中获得的巨大利益▲被告的财务状况▲为补救所做的努力不足。

最终，法院判令被告支付总计850,660,000韩元（=约6.75亿韩元为生效前损害赔偿额 + 约8800万韩元为生效后损害赔偿额 × 2倍惩罚性赔偿倍数），并支付延期利息。

对企业的影响

此裁决再次强调了法院对故意侵犯专利行为的严格立场。企业高管和相关人员必须牢记以下几点：

1. 彻底的事前专利检索：在推出新产品之前，仔细审查竞争对手或相关技术领域的专利，以先发制人地阻止潜在的侵权行为。
2. 不要忽视警告函：收到专利权人的停止侵权通知函后，不要轻易忽视。立即咨询法律专家，探讨应对策略。
3. 真诚的谈判努力：以真诚的态度进行许可谈判。如果谈判失败，不要仓促使用该技术。
4. 诉讼期间持续侵权的风险：即使在主张专利无效或不侵权的诉讼过程中，直至终审判决作出之前，仍存在被判侵权的风险。继续侵权行为，尤其是在面临可能败诉的情况下，会进一步巩固侵权意图。
5. 惩罚性赔偿的实际威胁：请注意，故意侵权可能导致最高为实际损失三倍的损害赔偿，可能对公司运营造成严重损害。

结论

专利权是促进创新的社会契约，是企业的宝贵资产。尊重他人的权利是健全市场秩序的基础，也是避免法律纠纷和重大损失的最佳途径。惩罚性赔偿制度进一步巩固了这些原则。

Pine IP Firm 在知识产权的各个方面提供专业的法律服务，包括专利申请和管理、争议预防和应对。如果您对专利有任何疑问，请随时咨询我们的专家。