7 Schlüsselfaktoren für die IP-Due-Diligence vor einer Investition

Investoren investieren nicht einfach, weil eine Technologie gut ist. Sie prüfen, ob die Technologie dem Unternehmen gehört, ob Wettbewerber sie leicht kopieren können, ob die Rechte beim Unternehmen verbleiben, selbst wenn Schlüsselpersonal ausscheidet, und ob sie externe Rechte verletzt. Geistiges Eigentum ist der Bereich, der bei diesem Prozess am häufigsten geprüft wird.

Start-ups in der Frühphase denken oft fälschlicherweise, dass IP-Due-Diligence ein Verfahren nur für große Unternehmens-M&As ist. Doch selbst in den Seed-, Pre-A- und Series-A-Phasen suchen Investoren nach minimalen IP-Risiken. Insbesondere für KI-, SaaS-, Gesundheits-, Fertigungs-, Robotik-, Halbleiter-, Batterie-, Content- und Plattformunternehmen kann die IP-Organisation die Investitionsgeschwindigkeit und -bedingungen direkt beeinflussen.

Vor der Kapitalbeschaffung sollten die folgenden sieben Punkte zuerst überprüft werden.

1. Gehört die Kerntechnologie dem Unternehmen?

Zuerst ist die Eigentümerschaft der Rechte zu prüfen. Es ist wichtig zu bestätigen, wer die Technologie geschaffen hat und ob diese Rechte an das Unternehmen übertragen wurden.

Die folgenden Situationen werden häufig zu Problemen während der Due Diligence.

• Wenn Mitgründer vor der Unternehmensgründung erstellten Code oder Zeichnungen nicht an das Unternehmen übertragen haben
• Wenn der Outsourcing-Entwicklungsvertrag keine Klausel zur Übertragung von Urheberrechten und Patenten an das Unternehmen enthält
• Wenn Technologie aus Projekten von Universitäten, Forschungsinstituten oder früheren Arbeitgebern vermischt ist
• Wenn ein Mitarbeiter Kerncode auf einem persönlichen GitHub-Konto oder persönlicher Ausrüstung verwaltet hat
• Wenn die Eigentums- und Nutzungsbedingungen von Regierungsprojektergebnissen nicht bestätigt wurden

Investoren prüfen zuerst, „kann das Unternehmen diese Technologie verkaufen?“, anstatt wie exzellent die Technologie ist. Daher ist es ratsam, separate Abtretungsvereinbarungen oder Bestätigungen für Entwicklungen, die vor der Unternehmensgründung, ausgelagerte Leistungen und Kooperationsentwicklungsergebnisse erstellt wurden, vorzubereiten.

2. Sind Patente mit dem Geschäftsmodell verbunden?

Eine große Anzahl von Patenten bedeutet nicht unbedingt ein gutes Portfolio. Investoren prüfen, ob Patente mit dem tatsächlichen Geschäft verbunden sind.

Wichtige Punkte zur Überprüfung:

• Decken die Patentansprüche tatsächlich die Funktionen des Kernprodukts ab?
• Sind die Ansprüche so formuliert, dass sie für Wettbewerber leicht zu umgehen sind?
• Werden nur vergangene Ideen angemeldet, die nichts mit den aktuellen umsatzgenerierenden Produkten zu tun haben?
• Gibt es eine PCT- oder nationale Anmeldestrategie, die auf die für die Auslandsexpansion geplanten Länder zugeschnitten ist?
• Wurde die Anmeldung vor öffentlichen Papieren, IR-Materialien oder Messepräsentationen eingereicht?
• Wurde nicht nur die Registrierbarkeit, sondern auch die Möglichkeit des Nachweises einer Verletzung berücksichtigt?

Investoren sind neugieriger auf „was bedeutet dieses Patent für Umsatz und Abwehrstärke?“, anstatt einfach „es gibt Patente“. Daher ist es ratsam, in den Investitionsunterlagen eine Mapping-Tabelle aufzunehmen, die Produktfunktionen und Patentansprüche verbindet, anstatt nur eine Liste von Patenten.

3. Sind Marken und Brands präemptiert?

Auch Technologieunternehmen sollten Marken nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn Produktnamen, Dienstleistungsnamen, App-Namen oder Plattformnamen bereits im Marketing verwendet werden, aber keine Marken angemeldet wurden, oder wenn bereits ähnliche Marken existieren, können Rebranding-Kosten entstehen.

Fragen, die während der Due Diligence geprüft werden:

• Sind der Firmenname und der Produktname in wichtigen Ländern angemeldet?
• Stimmen der Domainname, der App-Store-Name und die SNS-Kontonamen mit der Markenstrategie überein?
• Gibt es identische oder ähnliche Marken in den für die Auslandsexpansion geplanten Ländern?
• Gibt es Marken, die unter dem persönlichen Namen eines Mitgründers angemeldet wurden?
• Wurde das Urheberrecht im Outsourcing-Vertrag für die Logoerstellung übertragen?

Marken können schneller zu einem Geschäftsrisiko werden als Patente. Markenrechte sollten vor erheblichen Werbeausgaben nach der Investition organisiert werden.

4. Werden Open-Source- und externe Code-Risiken verwaltet?

Für SaaS- und KI-Unternehmen ist die Open-Source-Nutzungshistorie zentral für die Due Diligence. Auch wenn Investoren nicht den gesamten Quellcode direkt überprüfen, können sie die Liste der verwendeten Open-Source-Komponenten, Lizenzen, Benachrichtigungspflichten und die Verwendung starker Copyleft-Lizenzen überprüfen.

Insbesondere die folgenden Punkte sind Hochrisikosignale:

• Keine Open-Source-Nutzungsliste
• Unkenntnis der GPL-, AGPL-Nutzung
• Keine Lizenzhinweise bei der Bereitstellung installierbarer Pakete für Kunden
• Keine Details zur Open-Source-Nutzung für von der Outsourcing-Firma gelieferten Code erhalten
• Lizenzen für KI-Modelle, Datensätze und Prompt-Vorlagen werden nicht getrennt vom Code verwaltet

Vor der Investition sollte mindestens eine produktspezifische Open-Source-Liste und eine Lizenzklassifizierungstabelle erstellt werden.

5. Funktioniert das Geschäftsgeheimnismanagement tatsächlich?

Nicht alle Technologien können patentiert werden. Datensätze, Rezepte, Herstellungsbedingungen, kundenspezifische Abstimmungswerte, Preislogik, Kennzeichnungsstandards und experimentelle Fehlerdaten können besser als Geschäftsgeheimnisse verwaltet werden.

Geschäftsgeheimnisse sind jedoch nicht allein dadurch geschützt, dass man sie für „geheim“ hält. Es müssen tatsächliche Managementmaßnahmen vorhanden sein.

Checklistenpunkte:

• Ist der Zugriff auf Kerndaten eingeschränkt?
• Wird bei externer Weitergabe eine NDA unterzeichnet?
• Sind Dateien, Dokumente und Repositories als vertraulich gekennzeichnet?
• Werden Konten ehemaliger Mitarbeiter wiederhergestellt und Datenexfiltration überprüft?
• Ist der Umfang vertraulicher Informationen bei der gemeinsamen Entwicklung mit Partnern klar?
• Wird Kern-Know-how in Kundenangeboten nicht übermäßig offengelegt?

Investoren prüfen nicht nur, wie gut das Unternehmen seine Technologie entwickelt hat, sondern auch, ob ein System vorhanden ist, um den Verlust dieser Technologie zu verhindern.

6. Wurden potenzielle Streitigkeiten und die Freiheit zur Nutzung (Freedom-to-Operate) berücksichtigt?

Der Besitz eines Patents gewährt nicht automatisch die Freiheit, ein Produkt zu verkaufen. Das Patent eines Unternehmens ist ein „Recht, andere am Kopieren zu hindern“, während FTO (Freedom-to-Operate) eine Überprüfung ist, um festzustellen, „ob wir ohne Verletzung der Rechte anderer agieren können“.

Vor der Investition sollten die folgenden Punkte überprüft werden:

• Wurden Patente wichtiger Wettbewerber recherchiert?
• Wurde das Verletzungsrisiko in den Ländern des Produktstarts überprüft?
• Gibt es eine Historie von Abmahnungen, Einsprüchen, Gerichtsverfahren oder Klagen?
• Besteht die Möglichkeit eines Rechtsstreits mit einem früheren Arbeitgeber oder einer kooperierenden Forschungseinrichtung?
• Sind Patentverletzungs-Gewährleistungsklauseln übermäßig in Kundenlieferverträgen enthalten?

Insbesondere in den Bereichen Fertigung, Medizintechnik, Robotik, Batterien, Halbleiterausrüstung, Telekommunikation und Sicherheit kann die FTO-Überprüfung bei der Investitions-Due-Diligence entscheidend werden.

7. Kann IP für zukünftige Kapitalbeschaffung und Kommerzialisierung genutzt werden?

IP kann als Grundlage für Kapitalbeschaffung und Kommerzialisierung dienen, nicht nur als Kostenfaktor. Die WIPO erklärt auch, dass geistiges Eigentum und immaterielle Vermögenswerte bei der Unternehmensfinanzierung immer wichtiger werden. Damit IP jedoch für die Kapitalbeschaffung genutzt werden kann, müssen ihr Rechtsstatus, ihre Geschäftsrelevanz, Marktfähigkeit, Umsetzbarkeit und ihr Lizenzierungspotenzial gut organisiert sein.

Aus Investorensicht zeigen gute IP-Materialien Folgendes:

• Status des Rechtsschutzes für jedes Kernprodukt
• Differenzierungspunkte im Vergleich zu Wettbewerbern
• Anmeldestrategie im Ausland
• Geschäftsgeheimnis-Managementsystem
• Überprüfung des Risikos der Verletzung von Rechten Dritter
• Zukünftige Anmeldungs-Roadmap
• Technologietransfer- und Lizenzierungspotenzial

Eine Tabelle, die Produkte, Technologie, Rechte und Märkte miteinander verbindet, ist weitaus überzeugender als eine einfache Liste von Patenten.

IP-Datenraum zur Vorbereitung vor der Investition

Es ist ratsam, die folgenden Dokumente in Ordnern vor der Investitions-Due-Diligence vorzubereiten.

• Liste der Patent-, Marken-, Design- und Urheberrechtsanmeldungen/-registrierungen
• Inhaber, Status, Land und geschätztes Ablaufdatum für jedes Recht
• Patent-Mapping-Tabelle nach Produkt
• Rechtsabtretungsverträge für Mitgründer, Mitarbeiter und Outsourcing-Unternehmen
• NDA, Kooperationsentwicklungsverträge, Lizenzverträge
• Open-Source-Nutzungsliste und Hinweisdateien
• Vorschriften zum Geschäftsgeheimnismanagement und Zugriffsrichtlinien
• Zusammenfassung der Wettbewerberpatent-/FTO-Überprüfung
• Historie von Streitigkeiten, Abmahnungen, Einsprüchen, Gerichtsverfahren
• IP-Roadmap für die nächsten 12-24 Monate

Häufig gestellte Fragen

Müssen Patente unbedingt vor der Investition registriert werden?

Sie müssen nicht unbedingt registriert werden. Wichtig ist jedoch, ob zumindest eine Anmeldung für Kerntechnologien eingereicht wurde, ob diese vor der öffentlichen Offenlegung erfolgte und ob die Ansprüche mit dem Produkt verbunden sind. Für Unternehmen in der Frühphase sind der Anmeldezeitpunkt und die Ausrichtung der Rechte oft wichtiger als die Registrierung.

Ist es für eine Investition nachteilig, wenn keine Patente vorhanden sind?

Es kann für Technologieunternehmen nachteilig sein. Allerdings müssen nicht alle Unternehmen patentzentriert sein. Einige Unternehmen priorisieren Daten, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Software-Urheberrechte oder vertragliche Exklusivrechte. Wichtig ist, erklären zu können, „warum keine Patente vorhanden sind und was stattdessen zur Verteidigung genutzt wird“.

Was ist das größte Problem, das Investoren bei der IP-Due-Diligence missbilligen?

Es ist, wenn die Eigentümerschaft der Rechte unklar ist. Kerncode, der von einem Outsourcing-Unternehmen erstellt wurde, Patente unter dem persönlichen Namen eines Mitgründers, Vermischung mit Technologie eines früheren Arbeitgebers oder die unbefugte Nutzung von Forschungsergebnissen einer Universität können Transaktionen verzögern oder die Bedingungen verschlechtern.

Praktischer Vorschlag von Pine IP Firm

Start-ups, die sich auf eine Investition vorbereiten, sollten nicht nur den Patentanmeldestatus prüfen, sondern auch die Rechteinhaberschaft, Geschäftsgeheimnisse, Open Source, Marken, FTO und Verträge organisieren. Wenn die IP-Due-Diligence kurz vor der Investition überstürzt wird, können unlösbare Probleme auftreten.

Pine IP Firm organisiert Materialien, die Investorenfragen beantworten können, durch IP-Checks vor der Investition, Patentportfolio-Diagnosen, produktspezifisches Rechte-Mapping und Risikobewertungen von Open-Source-/Outsourcing-Verträgen.

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