专利法院 2025heo10293 案：元素比较变更与新的驳回理由

2025heo10293案的专利法院判决是说明在对驳回决定提起上诉时，知识产权审判和上诉委员会（IPTAB）比较现有技术组成部分的方式与审查阶段相比发生变化时，何时构成新的驳回理由的案例。虽然IPTAB的决定最终因程序违法而被撤销，但它重新确认了实践中确定论证和修改方向的标准。

核心问题很简单。即使引用了相同的现有技术，如果所主张发明的组成部分与现有技术的组成部分的对应关系发生变化，也会影响申请人的反驳和修改策略。在这种情况下，如果未经给予申请人提交意见的另一次机会就作出决定，该决定可能在程序上是违法的。

案件起点：具有视觉效果的多层涂层申请

本案中的权利要求发明涉及一种具有视觉效果的多层涂层。权利要求1本质上包括高透明度凝胶涂层层、视觉效果层和彩色层。现有技术1是关于油墨组合物和树脂成型品的日本未审查专利公开。

在审查阶段，审查员将申请人发明的组成部分与现有技术1的组成部分进行了如下比较：

基于此比较，申请人提交了意见陈述书并进行了修改。也就是说，重点在于现有技术的中间层或白色层与申请人的视觉效果层或彩色层有何不同。

在上诉驳回决定时，IPTAB使用了相同的现有技术1，但对组成部分的对应关系的看法与审查阶段不同。

表面上看，这似乎是基于相同现有技术的显而易见性判断。然而，法院并未止步于此。显而易见性判断涉及比较所主张发明和现有技术的组成部分，识别异同，然后评估这些差异是否可以被本领域技术人员轻易克服。因此，哪些组成部分相互匹配是显而易见性判断的核心。

具体而言，在本案中，现有技术的油墨组合物层、中间层和白色层具有不同的技术含义。将所主张发明的视觉效果层与现有技术的中间层进行比较，与将其与油墨组合物层进行比较，申请人需要强调的差异会有所不同。修改方向也可能不同。

专利法院并未认为仅改变组成部分比较方法就一定构成新的驳回理由。然而，它认为，如果比较方法的差异导致对异同的识别、显而易见性判断的内容、申请人的反驳逻辑和修改方向产生重大差异，那么情况就会发生变化。

如果将视觉效果层与现有技术油墨组合物层相对应的驳回理由在审查阶段就已提出，申请人可能会侧重于油墨组合物层是否包含视觉效果颜料，视觉效果颜料与普通颜料有何不同，以及如何限制视觉效果颜料的粒径或性质。

然而，在实际审查阶段，申请人没有机会提交意见陈述书或基于此类逻辑进行修改。专利法院引用了这一点，裁定该决定构成了一个新的驳回理由，其主要内容与先前通知的驳回理由不符。

该裁决的另一个重要方面涉及程序违规的纠正。大韩民国知识产权局局长在撤销该决定的诉讼中辩称，驳回决定的原始显而易见性逻辑在实质上是合理的。然而，法院认为，程序缺陷，例如缺乏陈述意见的机会，不能通过稍后断言实质性结论的有效性来纠正。

《专利法》第63条和第170条规定的陈述意见机会不仅仅是形式程序。它是确保申请人能够就驳回理由的技术反驳和修改作出决定的核心程序。因此，要基于新的驳回理由驳回上诉，必须首先通知申请人该理由，并给予其提交意见陈述书和修改的机会。

本案表明，专利申请人在回应驳回理由时，不仅要考虑引用的文件数量，还要准确管理组成部分的对应关系。

首先，答辩书必须清楚地列出与权利要求相对应的现有技术表格。为了在上诉阶段确定比较方法是否已更改，必须记录审查阶段所假定的对应关系。
其次，即使现有技术相同，也要检查逻辑是否已更改。即使是同一份文件，如果比较的组成部分、技术问题、差异、组合的动机或修改方向发生变化，也可能产生新的驳回理由。
第三，在上诉阶段，除了实质性反驳外，还要准备程序违规论据。如果这是一个新的驳回理由，请指出没有提供陈述意见的机会，但同时澄清为什么更改后的对应关系在技术上不合理会更安全。
第四，修改策略可能因组成部分的对应关系而异。数字限制、材料限制、功能限制或关系限制的方向将取决于哪个层、部分或步骤对应于现有技术的哪个组成部分。

在回应驳回理由时，最危险的情况是申请人反驳的逻辑与上诉机构最终采用的逻辑不一致。在这种情况下，不能仅仅因为使用了相同的现有技术就假定程序机会是充分的。

Pine IP Firm 建议在驳回理由答复阶段采取一种方法，即管理每个权利要求的组成部分对应表、现有技术文件的技术性质以及可能的修改方案。在审查阶段彻底记录这些内容，为确定是否存在新的驳回理由以及在上诉阶段主张程序违法提供了更清晰的基础。

2025heo10293案的专利法院判决证实，即使IPTAB使用了相同的现有技术，如果它改变了组成部分比较方法，从而改变了申请人的答复方向，那么未经陈述意见机会而作出的决定可能会被撤销。在专利实践中，驳回理由的核心不仅在于文件的名称，还在于它如何与权利要求相对应。