特許審判院による構成要素の対比変更は、新たな拒絶理由となり得る

事件番号2025ヘオ10293の特許裁判所判決は、拒絶決定に対する審判において、特許審判院（IPTAB）が審査段階と比較して先行技術の構成要素の比較方法を変更した場合、それが新たな拒絶理由となる場合があることを示す事例です。IPTABの決定は手続き上の違法性により最終的に覆されましたが、実務における主張の方向性や補正の基準を再確認する機会となりました。

中心的な問題は単純です。同じ先行技術が引用されたとしても、請求項に係る発明の構成要素と先行技術の構成要素との対応関係が変更されると、出願人の反論や補正戦略に影響を与える可能性があります。このような場合、出願人に意見提出の機会を再度与えずに決定が下された場合、その決定は手続き上違法となる可能性があります。

事件の出発点：視覚効果を伴う多層コーティングの出願

本件の請求項に係る発明は、視覚効果を伴う多層コーティングに関するものです。請求項1は、本質的に、高透明ゲルコート層、視覚効果層、および色層から構成されていました。先行技術1は、インク組成物および樹脂成形品に関する日本の未公開特許公報でした。

審査段階において、審査官は出願人の発明の構成要素と先行技術1の構成要素を以下のように比較しました。

この比較に基づき、出願人は意見書を提出し、補正を行いました。すなわち、先行技術の中間層または白色層が、出願人の発明の視覚効果層または色層とどのように異なるかに焦点が当てられました。

問題点：審判段階で構成要素間の対応関係が変更された

拒絶決定に対する審判において、IPTABは同じ先行技術1を使用しましたが、審査段階とは異なる構成要素間の対応関係を認識しました。

表面上は、同じ先行技術に基づく進歩性判断のように見えるかもしれません。しかし、裁判所はそこで止まりませんでした。進歩性判断とは、請求項に係る発明の構成要素と先行技術の構成要素を比較し、共通点と相違点を特定し、それらの相違点が当業者によって容易に克服できるかどうかを評価することを含みます。したがって、どの構成要素が互いに対応付けられるかは、進歩性判断の中心となります。

具体的には、本件において、先行技術のインク組成物層、中間層、および白色層は、それぞれ明確な技術的意味を持っていました。請求項に係る発明の視覚効果層を先行技術の中間層と比較する場合と、インク組成物層と比較する場合とでは、出願人が強調する必要のある相違点が異なります。補正の方向性も変わる可能性があります。

特許裁判所の基準：対応関係の論理と補正の方向性は変更されるか？

特許裁判所は、構成要素の比較方法の変更のみでは、常に新たな拒絶理由となるとは考えませんでした。しかし、比較方法の変更が、共通点および相違点の認識、進歩性判断の内容、出願人の反論論理、および補正の方向性に重大な違いをもたらす場合、状況が変わると判断しました。

もし、視覚効果層を先行技術のインク組成物層に対応させるという拒絶理由が、審査段階から提示されていたならば、出願人は、インク組成物層が視覚効果顔料を含んでいるか、視覚効果顔料が単なる顔料とどのように異なるか、そして視覚効果顔料の粒子サイズや特性をどのように限定するかという点に焦点を当てていたかもしれません。

しかし、実際の審査段階では、出願人は意見書を提出したり、そのような論理に基づいて補正したりする機会がありませんでした。特許裁判所は、この点を引用し、決定は、以前通知された拒絶理由の主要な趣旨と一致しない新たな拒絶理由を構成すると判断しました。

手続き上の違反は、その後の実体的な判断によって是正されない

この判決のもう一つの重要な側面は、手続き上の違反の是正に関するものです。韓国特許庁長官は、決定の取消訴訟において、拒絶決定の当初の進歩性論理は実体的に正当であると主張しました。しかし、裁判所は、意見提出の機会がなかったというような手続き上の欠陥は、後から実体的な結論の有効性を主張することによって是正されることはないと判断しました。

特許法第63条および第170条によって保障されている意見提出の機会は、単なる形式的な手続きではありません。これは、出願人が拒絶理由に対する技術的な反論や行うべき補正を決定できるようにするための中心的な手続きです。したがって、新たな拒絶理由に基づいて審判を却下するためには、まず出願人にその理由を通知し、意見書を提出し、補正を行う機会を与えなければなりません。

特許実務への影響

この事例は、特許出願人が拒絶理由に対応する際に、引用された文書の数だけでなく、構成要素間の対応関係を正確に管理する必要があることを示しています。

• 第一に、応答書面では、先行技術と請求項との対応表を明確に提示しなければなりません。 審査段階で想定された対応関係は記録されるべきであり、これにより、審判段階で比較方法が変更されたかどうかを判断できます。
• 第二に、先行技術が同一であっても、論理が変更されていないか確認してください。 同一の文献であっても、比較対象の構成要素、技術的課題、相違点、組み合わせの動機、補正の方向性が変更された場合、新たな拒絶理由が生じる可能性があります。
• 第三に、審判段階では、実体的な反論とともに、手続き違反に関する主張を準備してください。 新たな拒絶理由である場合、意見提出の機会がなかったことを指摘しますが、変更された対応関係が技術的に不合理である理由を同時に明確にすることがより安全です。
• 第四に、補正戦略は、構成要素間の対応関係によって異なります。 数値限定、材質限定、機能限定、または関係限定の方向性は、どの層、部分、または工程が先行技術のどの構成要素に対応するかによって異なります。

Pine IP Firmの見解

拒絶理由に対応する上で最も危険な状況は、出願人が反論した論理と、最終的に審判機関が採用した論理が乖離する場合です。このような場合、同じ先行技術が使用されたというだけで、手続き上の機会が十分であったと仮定することはできません。

Pine IP Firmは、請求項ごとの構成要素対応表、先行技術文献の技術的性質、および拒絶理由対応段階での可能な補正シナリオを管理するアプローチを推奨します。審査段階でこれを十分に文書化することで、新たな拒絶理由が存在するかどうかを判断し、審判段階で手続き上の違法性を主張するためのより明確な根拠が得られます。

事件番号2025ヘオ10293の特許裁判所判決は、たとえIPTABが同じ先行技術を使用しても、構成要素の比較方法を変更し、それによって出願人の対応方向を変更した場合、意見提出の機会なしになされた決定は覆される可能性があることを確認しています。特許実務において、拒絶理由の核心は、文書の名前だけでなく、それが請求項にどのように対応付けられるかにあります。

参考文献

• 2026年2月12日付特許裁判所判決（事件番号：2025ヘオ10293）
• 2026年2月27日付特許裁判所判決概要No. 15
• 特許法（国家法律情報センター）