Eine geänderte Merkmalszuordnung durch das IPTAB kann einen neuen Zurückweisungsgrund darstellen
Pine IP Firm
8. Juli 2026
Der Beschluss des Patentgerichts im Fall Nr. 2025heo10293 ist ein Fall, der veranschaulicht, wann eine Änderung der Art und Weise, wie das Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB) Komponenten des Stands der Technik vergleicht, im Vergleich zur Prüfungsphase einen neuen Ablehnungsgrund im Berufungsverfahren gegen eine Zurückweisungsentscheidung darstellt. Obwohl die Entscheidung des IPTAB letztendlich wegen Verfahrensfehlern aufgehoben wurde, diente sie dazu, die Kriterien für die Bestimmung der Argumentations- und Änderungsrichtung in der Praxis zu bekräftigen.
Das Kernproblem ist einfach. Selbst wenn derselbe Stand der Technik zitiert wird, wenn sich die Korrespondenz zwischen den Komponenten der beanspruchten Erfindung und den Komponenten des Stands der Technik ändert, kann dies die Gegenargumentation und Änderungsstrategie des Anmelders beeinflussen. In solchen Fällen kann eine Entscheidung, die dem Anmelder keine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme gibt, verfahrensrechtlich rechtswidrig sein.
Die beanspruchte Erfindung in diesem Fall bezieht sich auf eine Mehrschichtbeschichtung mit visuellen Effekten. Anspruch 1 umfasste im Wesentlichen eine hochtransparente Gelcoat-Schicht, eine visuelle Effektschicht und eine Farbschicht. Stand der Technik 1 war eine japanische unveröffentlichte Patentanmeldung bezüglich einer Tintenzusammensetzung und eines Harzformteils.
Während der Prüfungsphase verglich der Prüfer die Komponenten der Erfindung des Anmelders mit den Komponenten des Stands der Technik 1 wie folgt:
| Erfindung von Anspruch 1 in diesem Fall | Vergleich mit Stand der Technik 1 im Prüfungsverfahren |
|---|---|
| Hochtransparente Gelcoat-Schicht | Gelcoat-Schicht |
| Visuelle Effektschicht | Zwischenschicht |
| Farbschicht | Weiße Schicht |
Auf der Grundlage dieses Vergleichs reichte der Anmelder ein Gutachten ein und nahm Änderungen vor. Das heißt, der Fokus lag darauf, wie sich die Zwischenschicht oder die weiße Schicht des Stands der Technik von der visuellen Effektschicht oder der Farbschicht der Erfindung des Anmelders unterschieden.
Im Berufungsverfahren gegen die Zurückweisungsentscheidung verwendete das IPTAB denselben Stand der Technik 1, betrachtete jedoch die Korrespondenz zwischen den Komponenten anders als während der Prüfungsphase.
| Erfindung von Anspruch 1 in diesem Fall | Vergleich mit Stand der Technik 1 in der Entscheidung |
|---|---|
| Hochtransparente Gelcoat-Schicht | Gelcoat-Schicht |
| Visuelle Effektschicht | Tintenzusammensetzungsschicht |
| Farbschicht | Zwischenschicht |
Oberflächlich betrachtet mag dies wie eine Offensichtlichkeitsbeurteilung auf der Grundlage desselben Stands der Technik erscheinen. Das Gericht blieb jedoch nicht dabei stehen. Eine Offensichtlichkeitsbeurteilung beinhaltet den Vergleich der Komponenten der beanspruchten Erfindung und des Stands der Technik, die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und die Beurteilung, ob diese Unterschiede von einem Fachmann leicht überwunden werden können. Daher ist, welche Komponenten miteinander abgeglichen werden, zentral für die Offensichtlichkeitsbeurteilung.
Insbesondere in diesem Fall hatten die Tintenzusammensetzungsschicht, die Zwischenschicht und die weiße Schicht des Stands der Technik unterschiedliche technische Bedeutungen. Beim Vergleich der visuellen Effektschicht der beanspruchten Erfindung mit der Zwischenschicht des Stands der Technik im Vergleich zum Abgleich mit der Tintenzusammensetzungsschicht würden sich die Unterschiede, die der Anmelder hervorheben muss, ändern. Auch die Änderungsrichtung könnte sich ändern.
Das Patentgericht betrachtete eine Änderung der Komponentevergleichsmethode allein nicht immer als neuen Ablehnungsgrund. Es entschied jedoch, dass, wenn der Unterschied in der Vergleichsmethode zu erheblichen Unterschieden bei der Anerkennung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, dem Inhalt der Offensichtlichkeitsbeurteilung, der Argumentationslogik des Anmelders und der Änderungsrichtung führt, sich die Situation ändert.
Wenn der Ablehnungsgrund, der die visuelle Effektschicht der Tintenzusammensetzungsschicht des Stands der Technik zuordnet, seit dem Prüfungsverfahren vorgelegt worden wäre, hätte sich der Anmelder möglicherweise darauf konzentriert, ob die Tintenzusammensetzungsschicht visuelle Effektpigmente enthielt, wie sich visuelle Effektpigmente von einfachen Pigmenten unterscheiden und wie die Partikelgröße oder die Eigenschaften der visuellen Effektpigmente begrenzt werden.
Im tatsächlichen Prüfungsverfahren hatte der Anmelder jedoch keine Gelegenheit, ein Gutachten einzureichen oder auf der Grundlage einer solchen Logik Änderungen vorzunehmen. Das Patentgericht zitierte diesen Punkt und entschied, dass die Entscheidung einen neuen Ablehnungsgrund darstellte, der in seiner Hauptrichtung nicht mit dem zuvor mitgeteilten Ablehnungsgrund übereinstimmte.
Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Entscheidung betrifft die Behebung von Verfahrensverstößen. Der Präsident des Koreanischen Patentamtes argumentierte im Berufungsverfahren gegen die Aufhebung der Entscheidung, dass die ursprüngliche Offensichtlichkeitslogik der Zurückweisungsentscheidung materiell stichhaltig sei. Das Gericht entschied jedoch, dass ein Verfahrensfehler, wie z. B. die fehlende Möglichkeit zur Stellungnahme, nicht dadurch behoben werden kann, dass später die Gültigkeit der materiellen Schlussfolgerung geltend gemacht wird.
Die Möglichkeit zur Stellungnahme, die durch die Artikel 63 und 170 des Patentgesetzes gewährleistet ist, ist keine bloße formale Prozedur. Sie ist ein Kernverfahren, das sicherstellt, dass der Anmelder über die technischen Gegenargumente zu einem Ablehnungsgrund und die vorzunehmenden Änderungen entscheiden kann. Daher muss dem Anmelder, um einen Einspruch aufgrund eines neuen Ablehnungsgrunds zurückzuweisen, dieser Grund zunächst mitgeteilt und ihm die Möglichkeit gegeben werden, ein Gutachten einzureichen und Änderungen vorzunehmen.
Dieser Fall zeigt, dass Patentanmelder bei der Beantwortung von Ablehnungsgründen nicht nur die Anzahl der zitierten Dokumente berücksichtigen müssen, sondern auch die Korrespondenz zwischen den Komponenten genau verwalten müssen.
Die gefährlichste Situation bei der Beantwortung von Ablehnungsgründen ist, wenn die vom Anmelder widerlegte Logik und die vom Berufungsorgan schließlich übernommene Logik auseinanderlaufen. In solchen Fällen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten ausreichen, nur weil derselbe Stand der Technik verwendet wurde.
Pine IP Firm empfiehlt einen Ansatz, der Komponentenkorrespondenztabellen für jeden Anspruch, die technische Natur von Stand-der-Technik-Dokumenten und mögliche Änderungszenarien während der Phase der Beantwortung von Ablehnungsgründen verwaltet. Die gründliche Dokumentation dieser Aufzeichnungen während des Prüfungsverfahrens bietet eine klarere Grundlage für die Bestimmung, ob ein neuer Ablehnungsgrund vorliegt, und für die Argumentation von Verfahrensfehlern im Berufungsverfahren.
Der Beschluss des Patentgerichts im Fall Nr. 2025heo10293 bestätigt, dass selbst wenn das IPTAB denselben Stand der Technik verwendet, wenn es die Komponentevergleichsmethode ändert und dadurch die Antwortrichtung des Anmelders ändert, eine Entscheidung ohne die Möglichkeit zur Stellungnahme aufgehoben werden kann. In der Patentpraxis liegt der Kern eines Ablehnungsgrunds nicht nur im Namen des Dokuments, sondern auch darin, wie es mit den Ansprüchen korrespondiert.
